Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2024 del 20/05/2024

Esito

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma dalla titolare di un brevetto europeo per ottenere l’accertamento della contraffazione della porzione italiana del brevetto, deducendo che la controparte commercializzasse motociclette dotate di un braccio oscillante riproduttivo delle caratteristiche brevettate. La società convenuta nel giudizio romano, invece di proporre lì una domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, ha instaurato davanti al Tribunale di Milano un autonomo giudizio di nullità della porzione italiana del medesimo brevetto, notificando l’atto al precedente domicilio eletto. Il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio di contraffazione sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio di nullità pendente a Milano. La titolare del brevetto ha allora proposto regolamento di competenza, sostenendo: 1) l’erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c. perché la sospensione sarebbe stata inammissibile, essendo il giudizio di nullità stato coltivato dinanzi a un ufficio incompetente e potendo la questione essere proposta come riconvenzionale nel giudizio di Roma con eventuale riunione ex art. 274 c.p.c.; 2) l’erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c. perché il giudice della contraffazione avrebbe potuto e dovuto decidere incidenter tantum sulla validità del brevetto, senza sospensione necessaria; 3) l’inapplicabilità del precedente giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, anche alla luce della disciplina dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, che contemplerebbe solo una sospensione facoltativa in ipotesi specifiche. La resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che, quando pende in primo grado un autonomo giudizio sulla nullità del brevetto davanti ad altro ufficio, il giudice della causa di contraffazione deve sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non bastando la possibilità di decidere la questione incidenter tantum ex art. 34 c.p.c. La Corte ha richiamato l’orientamento più recente e le Sezioni Unite, secondo cui la sospensione necessaria opera finché il giudizio pregiudicante resta pendente in primo grado; solo dopo la decisione di primo grado, se non passata in giudicato, può venire in rilievo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Quanto alla disciplina ATUB, la Corte ha osservato che il ricorso non consentiva di verificare se la questione fosse stata dedotta in precedenza e che, in ogni caso, l’Accordo era entrato in vigore solo dal 1 giugno 2023. Le spese sono state rimesse all’esito del giudizio di merito.

Norme richiamate

• art. 295 c.p.c.

  La sospensione necessaria è dovuta quando pende in altro giudizio, in primo grado, la causa pregiudicante relativa alla validità del brevetto; non è sufficiente la mera pregiudizialità tecnica se la questione può essere decisa solo incidenter tantum.

• art. 34 c.p.c.

  Regola la decisione incidentale delle questioni pregiudiziali; costituisce il principio generale derogato dall’art. 295 c.p.c. quando la legge impone che la questione sia decisa con efficacia di giudicato.

• art. 274 c.p.c.

  Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda di nullità avrebbe potuto essere trattata nel medesimo processo e riunita al giudizio di contraffazione.

• art. 337, comma 2, c.p.c.

  "quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata"

  Opera come base della sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza non passata in giudicato.

• art. 336, comma 2, c.p.c.

  Richiamato per il caso di eventuale conflitto tra giudicati dopo la sospensione facoltativa e la successiva evoluzione del giudizio pregiudicante.

• art. 77 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo ma non pregiudica gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti.

• art. 59-bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127

  Norma previgente, richiamata come speculare alla disciplina del Codice della proprietà industriale sul rapporto tra nullità del brevetto e contraffazione.

• art. 33, comma 3, lettera b), Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti

  Evocato dalla ricorrente come previsione di una sospensione solo facoltativa nel sistema dei brevetti unitari, ma ritenuto non decisivo nel caso di specie.

• art. 89 Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti

  Richiamato per la data di entrata in vigore dell’Accordo, successiva o comunque non chiaramente sovrapponibile ai fatti di causa.

• art. 111 Cost.

  Il principio della ragionevole durata del processo è valorizzato come criterio che limita l’ambito di operatività della sospensione necessaria.

• art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

  Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza incidenza sul merito della decisione.

Massime di principio

• In materia di brevetti, la pendenza di un autonomo giudizio di nullità del titolo in primo grado davanti a un diverso ufficio giudiziario impone la sospensione del giudizio di contraffazione ex art. 295 c.p.c., poiché la validità del brevetto costituisce antecedente logico-giuridico della domanda di contraffazione.
• La regola della decisione incidentale ex art. 34 c.p.c. opera solo come principio generale: quando una norma o la struttura del rapporto impongono che la questione pregiudiziale sia decisa con efficacia di giudicato, il giudice della causa dipendente non può decidere incidenter tantum.
• La sospensione necessaria per pregiudizialità va mantenuta finché la causa pregiudicante pende in primo grado; dopo la decisione di primo grado non definitiva, la sospensione della causa dipendente può semmai essere disposta in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
• Nel sistema dei brevetti, il possibile contrasto tra l’esito della nullità e quello della contraffazione è disciplinato in modo speciale: la declaratoria di nullità ha efficacia retroattiva ma non travolge gli atti esecutivi già compiuti in base a sentenze di contraffazione passate in giudicato.
• La ragionevole durata del processo prevale sull’esigenza di assoluta armonia tra decisioni, sicché l’ordinamento tende a circoscrivere i casi di sospensione necessaria e a preferire, quando possibile, strumenti di sospensione facoltativa.

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