Corte di giustizia, Sentenza C-76/24

Marchi d’impresa e stoccaggio di prodotti destinati alla vendita nello Stato membro di protezione

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof sulla portata dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 in un contesto di commercio elettronico transfrontaliero. La controversia opponeva la società spagnola Tradeinn Retail Services S.L. al titolare di marchi tedeschi per attrezzature e accessori da immersione, PH.

Fatti e procedimento principale

PH aveva agito in Germania per ottenere un’ingiunzione contro l’uso di segni identici ai propri marchi su accessori per immersione, anche attraverso pubblicità e vendita online. La TRS, stabilita in Spagna, promuoveva tali prodotti sul proprio sito e su Amazon.de, utilizzando fotografie di prodotti recanti i segni contestati. Dopo una decisione di primo grado e un ampliamento dell’ingiunzione in appello, la TRS ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 10 della direttiva 2015/2436, che attribuisce al titolare del marchio diritti esclusivi e, al paragrafo 3, lettera b), consente di vietare, tra l’altro, di offrire, immettere in commercio o stoccare a tali fini prodotti contraddistinti dal segno. È richiamato anche il diritto tedesco, in particolare l’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 5, del MarkenG, che recepisce la direttiva.

Prima questione pregiudiziale: stoccaggio all’estero e destinazione al mercato protetto

Il giudice del rinvio chiedeva se il titolare di un marchio nazionale possa vietare lo stoccaggio, in uno Stato membro diverso da quello di registrazione, di prodotti lesivi del marchio quando tali prodotti sono destinati a essere offerti o immessi in commercio nello Stato membro di protezione.

La Corte risponde affermativamente, valorizzando:

• il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), che collega lo stoccaggio alla finalità di offrire o immettere in commercio i prodotti;
• il contesto della protezione territoriale del marchio nazionale;
• l’esigenza di preservare l’effetto utile della tutela del marchio, anche nel commercio elettronico.

La Corte osserva che il titolare può vietare le offerte online destinate ai consumatori situati nello Stato membro di protezione anche se il venditore, il server o i prodotti si trovano altrove. Se è vietabile l’offerta destinata a quel mercato, deve poter essere vietato anche lo stoccaggio all’estero che ne costituisce una fase preparatoria. Nel caso concreto, la presenza su Amazon.de è considerata, salvo verifica del giudice nazionale, indicativa di una destinazione al mercato tedesco.

Seconda questione pregiudiziale: nozione di "stoccare"

Il giudice del rinvio dubitava se, per "stoccare", sia necessario il controllo diretto ed effettivo dei prodotti o sia sufficiente un potere di influenza sulla persona che li detiene materialmente.

La Corte rileva che le diverse versioni linguistiche della disposizione non sono perfettamente coincidenti, ma che l’interpretazione deve essere guidata dal contesto e dalla finalità della norma. In questa prospettiva, il termine "stoccare" comprende non solo il controllo diretto, ma anche il controllo indiretto purché effettivo, ossia il potere di supervisione o direzione sulla persona che ha il controllo materiale dei prodotti.

La Corte sottolinea che una lettura restrittiva, limitata al solo controllo diretto, priverebbe la tutela del marchio di parte del suo effetto utile, perché impedirebbe di colpire strutture operative in cui i prodotti vengono affidati a terzi per magazzinaggio o trasporto in vista della commercializzazione illecita.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436:

• consente al titolare del marchio di vietare lo stoccaggio, in un altro Stato membro, di prodotti contraffatti destinati alla vendita o immissione in commercio nello Stato membro di protezione;
• considera sufficiente, ai fini dello "stoccaggio", un potere di supervisione o direzione sulla persona che detiene direttamente ed effettivamente i prodotti.

Principio affermato

La sentenza conferma un’interpretazione ampia degli atti vietabili in ambito marchi, coerente con la protezione effettiva del titolare nel commercio elettronico transfrontaliero. Il marchio può essere tutelato non solo contro l’offerta o l’immissione in commercio nello Stato membro di protezione, ma anche contro le fasi logistiche preparatorie svolte all’estero quando siano funzionalmente collegate a tali atti vietati.