Tribunale, Sentenza T-118/24

Marchio UE ROZALIYA jewelry for enlightenment: uso effettivo e decadenza

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il titolare avesse fornito prova sufficiente dell’uso effettivo del marchio per taluni prodotti di classe 14, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio verbale ROZALIYA jewelry for enlightenment era stato registrato nel 2016 per una serie di prodotti di classe 14, in particolare gioielli e articoli affini. Nel 2021 Rosalia Vila Tobella aveva chiesto la decadenza del marchio per mancato uso. La Divisione di cancellazione aveva revocato il marchio per la maggior parte dei prodotti, ma non per quelli indicati come gioielli e prodotti strettamente connessi; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello della ricorrente, ritenendo provato l’uso effettivo per tali beni.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla decadenza per mancato uso;
• l’articolo 18 del medesimo regolamento, sul concetto di uso del marchio, inclusa l’ipotesi di apposizione per finalità di esportazione;
• gli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, in tema di motivazione e accertamento dei fatti da parte di EUIPO;
• l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, sulla natura della prova dell’uso.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo

La ricorrente sosteneva che le fatture, gli elenchi di fatture e gli screenshot di siti e social network non dimostrassero che il marchio fosse usato come indicatore di origine commerciale per i prodotti di classe 14, ma al più per servizi di vendita al dettaglio di classe 35. Contestava inoltre che il marchio fosse effettivamente apposto sui prodotti o sulle confezioni.

Il Tribunale respinge questa impostazione. Richiama il principio per cui non è necessario che il segno sia fisicamente apposto sul bene, purché sia usato in modo da stabilire un collegamento con la commercializzazione dei prodotti. Nel caso concreto, il marchio compariva sulle fatture, sui timbri della titolare, nelle descrizioni dei prodotti e nelle schermate pubblicitarie, e ciò bastava a collegarlo alla vendita dei gioielli. La tesi relativa ai servizi di classe 35 viene esclusa perché non risultava che la titolare vendesse beni di terzi o svolgesse attività tipiche del retail per conto altrui.

Secondo profilo: fatture relative a vendite fuori dall’Unione

La ricorrente contestava il valore probatorio delle fatture destinate a clienti in Regno Unito, Ucraina e Türkiye. Il Tribunale osserva che le fatture relative al Regno Unito erano anteriori al 31 dicembre 2020 e quindi rilevavano come vendite nell’Unione, in ragione del periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso. Quanto alle altre vendite extra-UE, il Tribunale rileva che l’eventuale omissione della Commissione di ricorso nel verificare puntualmente i presupposti dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), non poteva incidere sull’esito, perché la prova dell’uso nell’Unione risultava già ampiamente sufficiente sulla base del resto del fascicolo.

Terzo profilo: entità e regolarità dell’uso

La ricorrente sosteneva che i quantitativi venduti e il fatturato fossero troppo esigui per integrare un uso effettivo, trattandosi di beni di consumo standard. Il Tribunale ribadisce che non esiste una soglia quantitativa astratta e che l’uso può essere effettivo anche se modesto, purché sia coerente con la funzione essenziale del marchio e con le prassi del settore. Nel caso di specie, il carattere artigianale e relativamente costoso dei gioielli giustificava la limitata quantità di unità vendute; inoltre, le fatture e gli elenchi prodotti coprivano un periodo pluriennale e mostravano una presenza stabile e continuativa sul mercato.

Motivo sulla motivazione e sul potere di accertamento di EUIPO

La ricorrente lamentava anche una violazione degli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, sostenendo che la Commissione di ricorso non avesse risposto ai suoi argomenti principali e avesse presupposto, senza prova, l’uso del marchio sui prodotti esportati. Il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficientemente chiaro il ragionamento seguito, basato sulla valutazione complessiva delle prove; eventuali imprecisioni sul punto delle esportazioni erano comunque irrilevanti, poiché non alteravano il dispositivo. Inoltre, l’argomento sulla classe 35 non era stato dedotto in sede amministrativa e non poteva essere imputato alla Commissione di ricorso.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza orale, che non si è tenuta.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di decadenza, la prova dell’uso effettivo va apprezzata in modo globale e contestualizzato. Fatture, elenchi contabili e contenuti pubblicitari possono bastare a dimostrare un uso reale del marchio anche per prodotti non materialmente contrassegnati dal segno, purché emerga un nesso con la commercializzazione dei beni. Non è consentito pretendere soglie quantitative rigide né ridurre automaticamente l’uso a servizi di vendita al dettaglio quando il fascicolo dimostri la commercializzazione dei beni propri del titolare.