Tribunale, Sentenza T-26/24

Revoca del marchio UE JUNGLE JUICE per mancato uso effettivo e validità della rappresentanza

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il tema centrale è se l’uso del segno JUNGLE JUICE per poppers integri un uso effettivo rispetto ai beni per cui il marchio era registrato nelle classi 1 e 3.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Funline International Corp. aveva registrato il marchio UE denominativo JUNGLE JUICE per prodotti delle classi 1 e 3 della classificazione di Nizza. Su domanda di MS Trade s. r. o., l’EUIPO ha avviato un procedimento di revoca ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 per mancato uso effettivo nel periodo di cinque anni.

La divisione di cancellazione ha rilevato che gli elementi di prova prodotti dalla titolare riguardavano soltanto stimolanti inalanti, ossia poppers, collocati in classe 5 e non corrispondenti ai beni registrati. La commissione di ricorso ha confermato la revoca, ritenendo che il segno fosse usato per poppers ma non per i prodotti protetti dalla registrazione.

Eccezione preliminare sulla rappresentanza processuale

Nel corso dell’udienza l’interveniente ha sollevato un’eccezione di irricevibilità relativa alla validità della procura di uno dei rappresentanti della ricorrente. La questione riguardava il passaggio della rappresentanza da un patent and trade mark agent, K. Bauer, a J. Brauner.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE. Ribadisce inoltre che un patent and trade mark agent non è necessariamente un avvocato. Tuttavia, nel caso concreto, la domanda era stata regolarmente firmata e depositata da una vera avvocata, S. Hejdová, e la procura originaria manifestava l’intenzione di autorizzare la designazione di un difensore che soddisfacesse i requisiti dell’articolo 19. L’eccezione è quindi respinta.

Quadro normativo rilevante

Per la revoca, la Corte richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio UE è dichiarato decaduto se non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificati motivi di non uso. Viene inoltre ricordato l’articolo 47, paragrafo 2, del medesimo regolamento, invocato dalla ricorrente per i presunti motivi legittimi di non uso, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS.

Sul versante probatorio, il Tribunale richiama l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625, che specifica che la prova deve riguardare luogo, tempo, portata e natura dell’uso. In ordine alla definizione del prodotto protetto, la sentenza valorizza anche l’articolo 33 del regolamento 2017/1001 e la classificazione di Nizza.

Ragionamento della Corte sull’uso effettivo

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, ossia garantire l’origine dei prodotti o servizi e creare o conservare uno sbocco commerciale; non basta un uso simbolico o meramente formale.

In via preliminare, il Tribunale precisa che la propria verifica si limita al punto su cui si è concentrata la commissione di ricorso: se i prodotti cui si riferisce la prova corrispondano o meno a quelli registrati. La Corte non entra dunque nell’esame degli altri elementi della prova, come tempo, luogo e intensità dell’uso.

Classe 1

Per i prodotti della classe 1, il Tribunale distingue tra:

• "chemicals used in the manufacture of aphrodisiacs", cioè materie prime o prodotti destinati a essere impiegati nella fabbricazione di afrodisiaci;
• "chemical preparations for stimulating sexual activity, these products not being for medical and/or pharmaceutical purposes".

La Corte afferma che i poppers sono stati dimostrati come prodotto finito destinato al consumatore finale, non come sostanza venduta a un fabbricante o come materia prima per ulteriori trasformazioni. Richiama la giurisprudenza secondo cui le materie prime soggette a trasformazione sono essenzialmente diverse dai prodotti finiti, per natura, finalità e destinazione. Ne deriva che l’uso del segno per poppers non prova l’uso per i prodotti della classe 1 registrati.

Quanto all’argomento secondo cui i poppers sarebbero comunque una "chemical preparation", il Tribunale osserva che la classe 1 della nona edizione della classificazione di Nizza comprende soprattutto prodotti chimici per industria, scienza e agricoltura, incluse le sostanze destinate alla fabbricazione di prodotti di altre classi. Anche in questa prospettiva, però, la prova prodotta mostra solo la commercializzazione del prodotto finito, non il suo impiego come preparazione chimica intermedia. La revoca per la classe 1 è quindi confermata.

Classe 3

Per i prodotti della classe 3, il Tribunale distingue tra profumeria, oli essenziali, cosmetici, intimate gels e massage oils, da un lato, e "soaps" e "air fragrances for aphrodisiac purposes", dall’altro.

Per il primo gruppo, la ricorrente non ha fornito argomenti idonei a dimostrare una corrispondenza funzionale con i poppers, e il Tribunale condivide la valutazione dell’EUIPO. Per il secondo gruppo, la ricorrente ha tentato di sostenere che alcuni poppers fossero venduti anche come liquid incense, room scents o leather cleaner, e dunque potessero ricadere nella classe 3.

La Corte però dichiara irricevibili, perché nuove, le prove e gli elementi dedotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Ricorda che il controllo di legittimità deve avvenire sul materiale già presentato in sede amministrativa e che le parti non possono modificare l’oggetto della controversia introducendo nuova prova in giudizio. Dalle prove già agli atti non emerge alcun riferimento alla natura profumata dei poppers, né alla loro idoneità a svolgere la funzione propria di air fragrances for aphrodisiac purposes. Parimenti, l’indicazione "leather cleaner" sulle etichette non trasforma il prodotto in un sapone o in un detergente, né altera la sua reale destinazione commerciale, che resta quella di stimolante/euforizzante.

Motivi di ricorso ulteriori e loro inammissibilità

La ricorrente aveva dedotto anche una presunta incoerenza della prassi di registrazione dell’EUIPO, lamentando che poppers sarebbero talvolta accettati in classe 5 e talvolta in classe 1, nonché il fatto che un giudice del Regno Unito non aveva revocato il marchio per "air fragrances for aphrodisiac purposes".

Il Tribunale respinge tali argomenti. La prassi di registrazione è ritenuta irrilevante rispetto alla valutazione dell’uso effettivo, che è una questione distinta. Quanto alla decisione nazionale, la Corte ribadisce l’autonomia del sistema del marchio UE: la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione.

Giustificati motivi di non uso

Con un secondo motivo, la ricorrente invocava giustificati motivi di non uso sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TRIPS. Il Tribunale dichiara la censura inammissibile, perché tale argomento non era stato sollevato dinanzi all’EUIPO e introdurlo per la prima volta in giudizio altererebbe l’oggetto della controversia.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, confermando la revoca del marchio JUNGLE JUICE per tutti i beni registrati. Funline International Corp. è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’EUIPO; l’interveniente MS Trade s. r. o. sopporta le proprie spese perché non ne aveva chiesto la condanna della ricorrente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• l’uso effettivo deve riferirsi ai beni registrati e non a prodotti differenti, anche se collegati commercialmente;
• la classificazione di Nizza e le sue note possono essere utilizzate per interpretare la portata dei beni registrati quando la descrizione lo richieda;
• la prova del non uso o dei giustificati motivi di non uso deve essere stata già dedotta in sede amministrativa;
• la rappresentanza processuale davanti ai giudici dell’Unione esige un avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, ma la procura può consentire la designazione di altro avvocato abilitato.