Tribunale, Sentenza T-1135/23

Revoca del marchio UE verbale JUNGLE PREMIUM per mancato uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina sia una questione preliminare di rappresentanza processuale sia il merito della revoca per mancato uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Funline International Corp. aveva registrato il marchio UE verbale JUNGLE PREMIUM per prodotti delle classi 1 e 3 della classificazione di Nizza, tra cui: chimici per la fabbricazione di afrodisiaci, preparazioni chimiche per stimolare l’attività sessuale, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, gel intimi, oli da massaggio e fragranze per ambienti a fini afrodisiaci. MS Trade s. r. o. ha chiesto la revoca del marchio per mancato uso. L’EUIPO, in sede di cancellazione e poi di ricorso, ha ritenuto che le prove di uso riguardassero solo i poppers, cioè un prodotto finito in classe 5, e non i beni registrati; per tale ragione ha revocato il marchio per tutti i prodotti coperti dalla registrazione.

Questione preliminare: validità della rappresentanza

L’interveniente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che uno dei rappresentanti della ricorrente, J. Brauner, sarebbe stato investito irregolarmente della procura da un precedente soggetto non abilitato a patrocinare davanti al Tribunale. Il Tribunale ricorda che, per le parti non privilegiate, la rappresentanza è soggetta alle condizioni dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto: il rappresentante deve essere un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato EEE. Nel caso concreto, osserva che l’atto introduttivo era stato firmato da un avvocato abilitato, che i rappresentanti presenti all’udienza erano iscritti all’albo ceco e che la procura esprimeva chiaramente la volontà di consentire la nomina di un avvocato in possesso dei requisiti richiesti. L’eccezione è quindi respinta.

Primo motivo: uso effettivo e portata della registrazione

La ricorrente sosteneva che l’EUIPO avesse erroneamente utilizzato la classificazione di Nizza per delimitare la portata della protezione del marchio e che i poppers, essendo prodotti compositi o multifunzionali, dovessero essere considerati corrispondenti ai beni registrati.

Il Tribunale afferma che la classificazione di Nizza, pur avendo natura amministrativa, può essere utilizzata per interpretare il significato e la portata dei prodotti rivendicati, soprattutto quando la descrizione è ampia o generica. Pertanto, non vi è errore di diritto nel ricorrere alla struttura della classificazione e alle note esplicative per verificare se il bene effettivamente commercializzato corrisponda ai beni registrati.

Quanto al merito dell’uso, il Tribunale osserva che le prove prodotte si riferivano solo a poppers come prodotto finito. Richiamando la giurisprudenza secondo cui le materie prime soggette a trasformazione sono distinte dai prodotti finiti per natura, finalità e destinazione, esclude che l’uso per poppers possa dimostrare l’uso per:

• "chemicals used in the manufacture of aphrodisiacs";
• "chemical preparations for stimulating sexual activity, these products not being for medical and/or pharmaceutical purposes";
• saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, gel intimi, oli da massaggio e fragranze per ambienti a fini afrodisiaci.

Per i prodotti della classe 1, il Tribunale rileva che i chimici destinati alla fabbricazione di afrodisiaci non coincidono con gli afrodisiaci finiti, e che dai documenti non emergeva alcuna vendita di tali chimici a un produttore. Quanto alle preparazioni chimiche per stimolare l’attività sessuale, il riferimento alla classe 1 e alle note esplicative confermava che si tratta di sostanze o preparazioni destinate alla fabbricazione di prodotti di altre classi, mentre i poppers risultavano solo come prodotto finito.

Per la classe 3, il Tribunale constata che la ricorrente non aveva contrastato adeguatamente l’accertamento secondo cui saponi, profumeria, cosmetici, gel intimi e oli da massaggio non condividono la stessa finalità dei poppers. Quanto agli oli essenziali, la documentazione non dimostrava un collegamento chiaro con il marchio contestato; per le fragranze per ambienti a fini afrodisiaci, le indicazioni "aphrodisiac" e "liquid incense" sulle etichette non modificavano la vera natura del prodotto, che restava quella di poppers, e non di fragranze diffuse nell’ambiente.

Di conseguenza, il Tribunale conferma che non è stato provato alcun uso effettivo del marchio per i beni registrati nelle classi 1 e 3.

Prove nuove prodotte per la prima volta in giudizio

La ricorrente aveva anche prodotto davanti al Tribunale alcuni documenti supplementari, tra cui un’etichetta relativa al segno JUNGLE JUICE PREMIUM. Il Tribunale li dichiara irricevibili, ricordando che il proprio controllo di legittimità deve svolgersi alla luce del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso. I documenti nuovi non possono alterare l’oggetto della controversia e non possono essere utilizzati per riesaminare i fatti come se si trattasse di un nuovo grado di giudizio pieno.

Secondo motivo: giustificati motivi di non uso e TRIPS

Con il secondo motivo, la ricorrente invocava l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 19, paragrafo 1, TRIPS, sostenendo l’esistenza di circostanze indipendenti dalla propria volontà che avrebbero giustificato il non uso.

Il Tribunale respinge il motivo come irricevibile, poiché tale argomento non era stato dedotto dinanzi all’EUIPO. Ribadisce che non può esaminare motivi nuovi né documenti nuovi, in quanto ciò violerebbe l’articolo 188 del regolamento di procedura. La questione dei "giustificati motivi" non faceva dunque parte del thema decidendum dinanzi alla commissione di ricorso.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Funline International Corp. a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’EUIPO; l’interveniente MS Trade s. r. o. sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce tre principi pratici di rilievo:

• l’uso effettivo deve riguardare i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, non essendo sufficiente un impiego per beni diversi anche se connessi commercialmente;
• la classificazione di Nizza può essere utilizzata come criterio interpretativo della portata della registrazione;
• in sede di ricorso al Tribunale non sono ammissibili né prove nuove né motivi nuovi non sottoposti all’esame dell’EUIPO.