Tribunale, Sentenza T-1144/23

Marchio UE ENEDO vs ENEDIS: rischio di confusione e restrizione dell’elenco di prodotti e servizi

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione al marchio dell’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato il conflitto tra il segno figurativo richiesto "ENEDO RESHAPING ELECTRICITY" e il marchio anteriore verbale "ENEDIS", entrambi riferiti a beni e servizi nel settore energia/elettricità.

Fatti e iter amministrativo

Il predecessore in diritto di Enedo Oyj aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 40 e 42. Enedis aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore verbale ENEDIS, registrato per beni e servizi, tra l’altro, nelle classi 9, 12, 37, 40 e 42, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante. Enedo Oyj ha quindi chiesto al Tribunale l’annullamento e la riforma della decisione.

La restrizione successiva della domanda di marchio

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto di tener conto di una restrizione dell’elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio, approvata da EUIPO dopo la decisione impugnata. Il Tribunale ha distinto due aspetti della restrizione:

• una prima parte, che comportava la mera eliminazione di talune voci dall’elenco, ritenuta utilizzabile ai fini del controllo di legittimità;
• una seconda parte, che aggiungeva la precisazione che i prodotti e servizi residui erano destinati solo a professionisti di specifici settori, ritenuta invece idonea a modificare il contesto fattuale sottoposto alla Commissione di ricorso.

Per tale ragione, il Tribunale ha escluso che la limitazione del pubblico target potesse essere presa in considerazione nella valutazione della legittimità della decisione impugnata, perché avrebbe introdotto elementi nuovi non esaminati in sede amministrativa.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplina il rifiuto della registrazione in caso di rischio di confusione;
• l’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che consente al richiedente di ritirare o limitare in ogni momento l’elenco dei prodotti e servizi;
• l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
• le disposizioni procedurali del Tribunale richiamate nella sentenza, in particolare l’articolo 106, paragrafo 3, e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante una parte non trascurabile del pubblico professionale anglofono dell’Unione europea, con livello di attenzione da superiore alla media a molto elevato a seconda dei prodotti e servizi. La ricorrente sosteneva che, per effetto della restrizione, il riferimento dovesse limitarsi al solo pubblico professionale del settore energia/elettricità, con conseguente esclusione di ogni considerazione relativa al pubblico generale.

Il Tribunale ha respinto tali censure come inefficaci, perché fondate proprio sulla parte della restrizione che non poteva essere presa in considerazione. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutta l’Unione: è sufficiente che ricorra in una parte dell’Unione per un segmento non trascurabile del pubblico.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

La Commissione di ricorso aveva ritenuto i prodotti e servizi del segno richiesto e quelli del marchio anteriore in parte identici, in parte molto simili e in parte simili in misura media. La ricorrente contestava tale valutazione sul presupposto della nuova limitazione dell’elenco.

Il Tribunale ha dichiarato tali argomenti inefficaci nella parte in cui dipendevano dalla restrizione non valutabile; inoltre, ha osservato che le censure erano in larga misura generiche e non idonee a scalfire l’analisi della Commissione di ricorso.

Distintività e carattere dominante degli elementi dei segni

La Commissione di ricorso aveva considerato il marchio anteriore come segno verbale distintivo in misura normale per il pubblico rilevante che non vi attribuisce un significato immediato; solo una parte del pubblico professionale anglofono del settore energia potrebbe percepire i segmenti "ene" e "dis" come allusivi a "energy" e "distribution", attribuendo loro un carattere distintivo debole. Quanto al segno richiesto, il Tribunale ha condiviso l’analisi secondo cui:

• l’elemento verbale "enedo" e l’elemento figurativo rosso hanno carattere distintivo normale e sono co-dominanti;
• la stilizzazione, il font e il colore blu sono standard e decorativi;
• l’espressione "reshaping electricity" è percepita come slogan promozionale e ha debole capacità distintiva.

Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che il pubblico rilevante percepisse immediatamente "ene" come riferimento a "energy" e "dis" come riferimento a "distribution", né che il pubblico attribuisse ai segmenti finali "do" e "dis" un peso decisivo.

Confronto visivo

Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato la somiglianza media tra i segni. Ha valorizzato la coincidenza delle prime quattro lettere "ened" e il fatto che le differenze terminali sono brevi e non predominanti. Ha inoltre rilevato che:

• l’elemento verbale "enedo" occupa una posizione centrale e maggiore spazio nel marchio richiesto;
• i termini "reshaping electricity" sono molto più piccoli e secondari;
• l’elemento figurativo rosso, pur distintivo, non neutralizza la prevalenza dell’elemento verbale, che il consumatore richiama più facilmente.

Le argomentazioni della ricorrente sul ruolo dominante del figurativo e sulla rilevanza delle differenze grafiche sono state respinte.

Confronto fonetico

Sul piano fonetico, il Tribunale ha confermato una somiglianza superiore alla media. Ha evidenziato che il figurativo non si pronuncia e che i termini "reshaping electricity" verosimilmente non saranno pronunciati da una parte significativa del pubblico, poiché il consumatore tende a contrarre i segni e a riferirsi agli elementi dominanti.

Le due denominazioni condividono la stessa struttura sillabica di base e l’avvio fonetico comune "e-ne-d"; le divergenze finali tra "do" e "dis" non bastano a prevalere sulle somiglianze complessive.

Confronto concettuale

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore non trasmettesse un significato preciso al pubblico rilevante, mentre l’espressione "reshaping electricity" nel marchio richiesto ha un significato comprensibile ma debole. Il Tribunale ha confermato che i segni non sono concettualmente simili e che l’espressione aggiunta ha un impatto molto limitato sulla percezione concettuale, in particolare per il pubblico anglofono.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della Commissione di ricorso. A fronte di prodotti e servizi in parte identici, in parte molto simili o simili in misura media, e di segni visivamente simili in misura media e foneticamente simili in misura superiore alla media, la differenza concettuale non era sufficiente a escludere il rischio che una parte del pubblico credesse che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il livello di attenzione elevato del pubblico professionale non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare tale rischio per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Enedo Oyj a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Enedis; EUIPO è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principi ribaditi dalla pronuncia

La sentenza ribadisce che:

• per negare la registrazione di un marchio UE è sufficiente un rischio di confusione in una parte non trascurabile del pubblico rilevante in una parte dell’Unione;
• una restrizione successiva della domanda è valutabile solo se non altera il contesto fattuale esaminato dall’EUIPO;
• nella comparazione dei segni, l’elemento verbale tende ad assumere maggiore rilievo rispetto a un elemento figurativo;
• uno slogan promozionale è normalmente dotato di debole distintività;
• la valutazione del rischio di confusione resta globale e si fonda sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore.