Tribunale, Sentenza T-447/16

Marchio figurativo raffigurante una scanalatura a forma di "L": nullità e applicazione temporale della norma

La pronuncia riguarda un ricorso di Pirelli Tyre SpA contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio dell’Unione europea figurativo, registrato per pneumatici e prodotti affini. La controversia attiene all’applicazione dell’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Fatti e procedimento amministrativo

Pirelli aveva depositato la domanda di registrazione il 23 luglio 2001; il marchio era stato registrato il 18 ottobre 2002 per prodotti della classe 12. Nel 2012 Yokohama aveva chiesto la dichiarazione di nullità invocando, tra l’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. La divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il marchio per i pneumatici e prodotti connessi, ritenendo che il segno fosse costituito dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico. La commissione di ricorso aveva in parte confermato la nullità, qualificando il segno come rappresentazione di un battistrada di pneumatico e condannando Pirelli al rimborso delle spese dell’interveniente.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato due profili principali:

• la corretta individuazione della disciplina temporale applicabile, dato che la commissione di ricorso aveva richiamato la versione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), modificata dal regolamento 2015/2424;
• la qualificazione del segno ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), ossia se esso fosse davvero una forma del prodotto, o di una sua parte significativa, necessaria per un risultato tecnico.

Normativa applicabile e applicazione nel tempo

Il Tribunale ricorda che le norme sostanziali non si applicano retroattivamente salvo indicazione chiara contraria. Poiché il marchio era stato registrato nel 2002, il parametro corretto era l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che menzionava soltanto la "forma del prodotto". La commissione di ricorso aveva effettivamente citato il testo modificato dal regolamento 2015/2424, ma nel ragionamento sostanziale aveva applicato criteri ricavati dalla giurisprudenza formatasi sotto il regolamento n. 40/94; pertanto, l’errore di citazione non era, da solo, decisivo.

Ragionamento della Corte sul carattere del segno

Il Tribunale precisa che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), l’autorità deve identificare le caratteristiche essenziali del segno e, se necessario, può utilizzare elementi utili per comprendere ciò che il segno rappresenta concretamente. Tuttavia, tali elementi non possono essere usati per modificare la forma raffigurata dal marchio, aggiungendo componenti estranee al segno stesso.

Nel caso concreto, il marchio era un segno bidimensionale che, isolatamente, poteva evocare una forma a "L" inclinata o una mazza da hockey, ma non rappresentava graficamente uno pneumatico, né il battistrada di uno pneumatico, né una forma intrinsecamente funzionale. Il Tribunale osserva che la scanalatura raffigurata era soltanto una parte molto limitata di un battistrada, e non il battistrada nel suo complesso, che è composto da più elementi (nervature, scanalature, blocchi, lamelle). La commissione di ricorso aveva quindi ecceduto i limiti del segno registrato, trasformando una singola scanalatura in un battistrada completo.

Interesse generale e confini dell’impedimento assoluto

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), mira a evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche. Tuttavia, questo interesse generale non consente di estendere l’impedimento a un segno che, per come è rappresentato, non incorpora la soluzione tecnica nella sua interezza. Poiché il segno contestato rappresentava solo una scanalatura isolata e non la configurazione tecnica complessiva del battistrada, la sua registrazione non impediva ai concorrenti di utilizzare soluzioni analoghe combinate con altri elementi tecnici.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della commissione di ricorso. Di conseguenza, viene eliminata sia la dichiarazione di nullità del marchio per i pneumatici, sia la condanna di Pirelli al rimborso di EUR 1700 all’interveniente. L’EUIPO, soccombente, è condannato alle spese di Pirelli; l’interveniente sopporta le proprie spese.