Tribunale, Sentenza T-678/21

VSL3TOTAL / VSL#3 – nullità per rischio di confusione

Si tratta di un ricorso diretto proposto da Mendes SA avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la nullità del marchio verbale dell’Unione VSL3TOTAL. La controversia riguarda un conflitto con il marchio anteriore VSL#3, entrambi registrati per prodotti di classe 5, nel quadro dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato con l’articolo 8(1)(b).

Fatti e procedimento amministrativo

Actial Farmaceutica Srl aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio VSL3TOTAL, registrato su domanda di Mendes SA. Dopo una parziale rinuncia ai prodotti, il marchio contestato copriva "compositions based on lactic bacteria for use as drugs and/or food/dietary supplements". Il marchio anteriore VSL#3 era registrato per "pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; nutraceuticals; nutritional supplements". La cancellation division accolse la domanda di nullità e la commissione di ricorso respinse l’impugnazione di Mendes SA, ritenendo sussistente un rischio di confusione, incluso il rischio di associazione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 29 marzo 2013, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Quanto alle norme procedurali, il giudizio è regolato dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal regolamento di procedura del Tribunale. Ai fini della decisione, rilevano in particolare:

• articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;
• articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009;
• articolo 263 TFUE.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in quattro censure:

• errata definizione del pubblico rilevante e del suo grado di attenzione;
• errata valutazione della distintività del marchio anteriore VSL#3;
• erronea qualificazione dei prodotti come identici;
• insussistenza di un rischio di confusione.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto sia dai consumatori finali sia dai professionisti del settore farmaceutico e medico, poiché i prodotti in causa sono farmaceutici o destinati all’uso medico. Ricorda inoltre che, quando i prodotti si rivolgono sia al grande pubblico sia a professionisti, occorre prendere in considerazione la fascia di pubblico meno attenta, perché più esposta al rischio di confusione. Quanto al grado di attenzione, il Tribunale ritiene corretto l’orientamento della commissione di ricorso: i prodotti possono incidere sulla salute, quindi il livello di attenzione è elevato o superiore alla media, ma ciò non esclude di per sé il rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma la valutazione di identità dei prodotti. Le "compositions based on lactic bacteria for use as drugs" e quelle "for use as food/dietary supplements" rientrano nelle categorie più ampie coperte dal marchio anteriore, in particolare "pharmaceutical preparations" e "dietetic substances adapted for medical use". Secondo la giurisprudenza richiamata, i prodotti sono identici quando quelli coperti dal marchio anteriore comprendono quelli del marchio contestato. Il fatto che il marchio contestato individui una sotto-categoria più specialistica non esclude l’identità.

Distintività del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che VSL#3 fosse percepito come indicazione di un principio attivo o di una miscela di probiotici e non come marchio. Il Tribunale respinge l’argomento e conferma che la distintività del segno è normale. Richiama la propria precedente sentenza del 18 maggio 2018, VSL#3 (T-419/17), nella quale era già stato affermato che il segno svolge funzione distintiva sia per i consumatori finali sia per gli operatori specializzati. Le pubblicazioni scientifiche prodotte non dimostravano che il pubblico di riferimento percepisse il segno come nome comune del prodotto o del principio attivo. Il Tribunale precisa anche che eventuali decisioni nazionali o straniere non vincolano l’analisi autonoma della distintività nel sistema del marchio UE.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma un grado di somiglianza superiore alla media: i segni coincidono negli elementi distintivi "VSL" e "3", collocati all’inizio, mentre le differenze dovute a "#" e a "TOTAL" sono non distintive e dunque poco rilevanti. Il simbolo "#" è percepito dal pubblico come richiamo al numero e non come elemento distintivo; la parola "TOTAL" è descrittiva o laudatoria, perché evoca un concetto di completezza. Sul piano fonetico, i segni sono anch’essi simili in misura superiore alla media, poiché la pronuncia si concentra sugli elementi distintivi comuni e il simbolo "#" non viene normalmente pronunciato. Sul piano concettuale, la somiglianza è bassa ma comunque presente per il riferimento comune al numero 3; l’aggiunta di "TOTAL" non introduce una differenza concettuale rilevante, proprio perché è un elemento non distintivo.

Valutazione globale del rischio di confusione

Considerati insieme l’identità dei prodotti, l’attenzione elevata del pubblico, la somiglianza visiva e fonetica superiore alla media, la bassa somiglianza concettuale e la distintività normale del marchio anteriore, il Tribunale ritiene corretta la conclusione dell’EUIPO sull’esistenza di un rischio di confusione. La ricorrente non è riuscita a dimostrare errori di valutazione tali da infirmare il ragionamento complessivo della commissione di ricorso. Il fatto che il marchio anteriore avesse una distintività solo normale non impedisce, di per sé, l’accertamento del rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Poiché Mendes SA è risultata soccombente, viene condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.