Tribunale, Sentenza T-750/21

BIO-BEAUTÉ: descrittività, carattere distintivo acquisito per uso e motivazione contraddittoria nella decisione EUIPO

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 28 settembre 2021 in una procedura di nullità del marchio UE denominativo BIO-BEAUTÉ. La controversia riguarda prodotti di classe 3, connessi al settore cosmetico e igiene/beauty, e il Tribunale applica ratione temporis il regolamento n. 207/2009, pur richiamando la corrispondente disciplina del regolamento n. 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Beauty Biosciences LLC aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio BIO-BEAUTÉ, registrato per prodotti delle classi 3 e 10. La domanda era fondata sugli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a). La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda solo in parte per alcuni prodotti di classe 3, mantenendo la registrazione per altri; entrambe le parti avevano impugnato la decisione davanti all’EUIPO.

Decisione della commissione di ricorso

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il pubblico generale francofono in Francia, Belgio e Lussemburgo, con livello di attenzione medio. Aveva considerato descrittivo il segno per i cosiddetti prodotti di bellezza, perché il binomio "bio" e "beauté" evocava prodotti realizzati in modo naturale, organico e rispettoso dell’ambiente. Aveva inoltre escluso la descrittività per "dentifrices; perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water", ritenendo che tali prodotti avessero una funzione diversa dall’abbellimento estetico. Infine, aveva ammesso l’acquisizione di carattere distintivo per uso per la maggior parte dei prodotti di classe 3 interessati.

Primo motivo: motivazione insufficiente e contraddittoria sulla descrittività

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la censura relativa alla motivazione. Ha richiamato l’obbligo, derivante dall’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dall’articolo 296 TFUE, di esporre chiaramente il ragionamento seguito dall’istituzione, senza contraddizioni interne.

Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva qualificato come descrittivi diversi prodotti di classe 3, tra cui:

• body deodorants;
• soaps;
• make up removing preparations;
• cotton wool for cosmetic purposes;
• cotton sticks for cosmetic purposes;
• round pads for removing make-up.

Tuttavia, per altri prodotti della stessa classe — "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water" e "dentifrices" — aveva escluso la descrittività assumendo che servissero a dare un odore gradevole o a pulire i denti. Secondo il Tribunale, tale distinzione era incoerente, perché la funzione indicata per quei prodotti non differiva in modo sostanziale da quella di alcuni prodotti che la commissione aveva invece considerato descrittivi. La motivazione non consentiva dunque di capire perché il segno fosse descrittivo per alcuni prodotti e non per altri, sebbene appartenenti alla stessa logica funzionale.

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata limitatamente a:

• "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water";
• "dentifrices".

Ha aggiunto che non poteva sostituire la propria motivazione a quella della commissione di ricorso, sicché la domanda di riforma della decisione è stata respinta.

Terzo motivo: acquisto di carattere distintivo mediante l’uso

Poiché l’annullamento riguardava solo i prodotti sopra indicati, il Tribunale ha esaminato il terzo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, cioè alla possibilità che il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso per altri prodotti di classe 3.

Il Tribunale ha ricordato i principi consolidati:

• il carattere distintivo acquisito richiede che una parte significativa del pubblico rilevante identifichi i prodotti come provenienti da una determinata impresa;
• la prova va fornita nella parte dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di distintività;
• la distintività deve essere acquisita prima della domanda di registrazione;
• la valutazione è globale e può tener conto di quota di mercato, intensità e durata dell’uso, investimenti pubblicitari, sondaggi e altri elementi probatori;
• l’onere della prova incombe al titolare del marchio.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto provato l’uso distintivo in Francia, Belgio e Lussemburgo e, sulla base di diversi elementi documentali, aveva concluso che il segno BIO-BEAUTÉ era percepito come marchio per numerosi prodotti cosmetici.

Valutazione delle prove

Il Tribunale ha ritenuto che l’interveniente avesse presentato un insieme eterogeneo di elementi, tra cui:

• premi e riconoscimenti assegnati a prodotti BIO-BEAUTÉ e NUXE;
• registrazioni e depositi del marchio;
• poster e materiali promozionali;
• estratti di siti internet e archivi web;
• sondaggi sull’uso del marchio;
• articoli di stampa;
• rapporti sui social media e concorsi su Facebook;
• elenchi di punti vendita;
• fotografie di prodotti commercializzati in Belgio e Lussemburgo;
• dati su vendite, investimenti pubblicitari e classifiche di mercato.

Ha sottolineato che alcune prove avevano valore soprattutto indiretto o promozionale, ma che altre, in particolare i sondaggi e i dati di vendita e investimento pubblicitario, avevano una forza probatoria sufficiente a supportare la conclusione della commissione di ricorso. La valutazione complessiva delle prove era quindi corretta.

Territorio rilevante e combinazione con "by nuxe"

Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui sarebbe stato necessario provare la distintività acquisita nella Valle d’Aosta, osservando che per l’articolo 7, paragrafo 3, è sufficiente dimostrare l’acquisizione nel territorio pertinente dell’Unione, che può anche coincidere con uno Stato membro o con una parte di esso.

Ha inoltre precisato che la prova può riguardare l’uso del segno come parte di un marchio registrato o in combinazione con un altro segno, purché il pubblico percepisca comunque il segno in questione come indicatore dell’origine imprenditoriale. Nel caso di specie, l’espressione "by nuxe" era ritenuta meramente indicativa del soggetto che commercializzava i prodotti, mentre BIO-BEAUTÉ restava percepito come marchio. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che il segno aveva acquisito carattere distintivo per uso per i prodotti di classe 3 indicati dalla commissione di ricorso.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha:

• annullato la decisione della commissione di ricorso EUIPO solo per "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water" e "dentifrices";
• respinto il ricorso per il resto;
• disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese nel giudizio davanti al Tribunale.

Quanto alle spese del procedimento amministrativo, ha precisato che le spese della divisione di cancellazione non sono recuperabili come spese di causa, mentre sulle spese del ricorso amministrativo dovrà pronunciarsi la commissione di ricorso alla luce della presente sentenza.

Principi ricavabili

La decisione ribadisce che una motivazione EUIPO è illegittima se contiene contraddizioni interne tali da impedire di comprendere il ragionamento seguito. Conferma inoltre che, per l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sul marchio UE, l’acquisto di distintività può risultare da una valutazione globale di prove di mercato, pubblicità, vendite e sondaggi, e che l’uso del segno insieme a un’altra indicazione non esclude di per sé la percezione del segno come marchio autonomo.