Tribunale, Sentenza T-366/21

Marchio UE "coinbase": valutazione della mala fede e perimetro dell’esame

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea derivante da registrazione internazionale designante l’UE. Il Tribunale affronta il tema della mala fede del depositante ai sensi dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento

bitFlyer Inc. aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno denominativo "coinbase", successivamente accettata da EUIPO. Coinbase, Inc. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio su tutti i beni e servizi coperti, invocando sia un motivo relativo sia la mala fede.

La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte: aveva dichiarato nullo il marchio per i beni e servizi identici o simili rispetto al marchio anteriore COINBASE, ma aveva respinto la domanda quanto ai beni e servizi dissimili, ritenendo insussistente la mala fede. In appello, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto per tali beni e servizi dissimili.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 3 febbraio 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. In particolare, rilevano:

• l’articolo 52(1)(b), sulla nullità per mala fede;
• l’articolo 53(1)(a), richiamato nella ricostruzione della nullità;
• l’articolo 8(1)(b), evocato per il motivo relativo poi definitivamente accolto per alcune categorie di beni e servizi.

Viene inoltre richiamato l’articolo 198(2) del regolamento 2017/1001, per cui la domanda di dichiarazione di nullità di una registrazione internazionale designante l’UE si sostituisce alla corrispondente domanda ai sensi degli articoli 59 o 60 del medesimo regolamento.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di mala fede, limitando l’esame ai soli beni e servizi dissimili ancora controversi. Secondo Coinbase, la valutazione avrebbe dovuto considerare anche i beni e servizi simili, perché l’intenzione del depositante non è scindibile in una parte "buona" e una parte "cattiva" a seconda delle classi di prodotti o servizi.

EUIPO replicava che, essendo la nullità divenuta definitiva per i beni e servizi simili, il perimetro dell’appello davanti alla Commissione di ricorso era limitato ai soli beni e servizi dissimili.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, secondo cui il momento rilevante per accertare la mala fede è quello del deposito della domanda di registrazione e la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. Tra gli elementi indicati dalla giurisprudenza figurano la conoscenza dell’uso di un segno identico o simile da parte di terzi, l’intenzione di impedirne l’uso e il grado di tutela del segno del terzo e del segno richiesto.

Pur riconoscendo che il ricorso amministrativo davanti alla Commissione di ricorso era limitato ai beni e servizi dissimili, il Tribunale osserva che, per valutare correttamente la mala fede, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i beni e servizi simili, perché facevano parte della domanda originaria e costituivano elementi fattuali rilevanti per apprezzare l’intenzione del depositante al momento del deposito.

L’analisi della decisione impugnata mostra invece che la Commissione di ricorso aveva concentrato la propria valutazione sui soli beni e servizi dissimili. Ciò emerge, tra l’altro:

• dal riferimento espresso, in un passaggio, al fatto che solo i beni e servizi oggetto del rigetto della domanda di nullità entravano nell’esame;
• dal richiamo alla mancanza di prova di intenzioni disoneste limitatamente ai beni e servizi dissimili;
• dalla formulazione di altri passaggi che circoscrivono l’analisi ai soli beni e servizi oggetto dell’appello.

Secondo il Tribunale, eventuali riferimenti incidentali ai beni e servizi simili non bastano a dimostrare che essi siano stati effettivamente inclusi nella valutazione globale richiesta dalla giurisprudenza. Anche le difese di EUIPO confermano che tali riferimenti erano stati introdotti soltanto per rispondere agli argomenti della parte e non per effettuare una vera analisi autonoma anche dei beni e servizi simili.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie quindi l’unico motivo di ricorso, annulla la decisione della Commissione di ricorso e non esamina gli ulteriori argomenti della ricorrente. EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

In materia di nullità del marchio per mala fede, la valutazione deve essere complessiva e riferita al momento del deposito, tenendo conto di tutti i beni e servizi oggetto della domanda originaria e di tutte le circostanze pertinenti; il fatto che una parte della domanda sia stata già definitivamente respinta o accolta per altre classi non consente di escludere dall’analisi elementi potenzialmente decisivi relativi ai beni e servizi inizialmente richiesti.