Tribunale, Sentenza T-650/21

Marca UE figurativa "casa": nullità parziale per descrittività e mancanza di distintività

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha esaminato il ricorso proposto da Casa International avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva dichiarato nulla la marca UE figurativa contenente la parola "casa". La controversia riguarda soprattutto l’applicazione delle cause assolute di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94 e il tema del carattere distintivo acquisito tramite l’uso ex articolo 7, paragrafo 3.

Fatti e procedimento

La domanda di registrazione era stata presentata nel 2003 per prodotti e servizi in più classi di Nizza, tra cui beni per la casa, articoli di carta, arredamento e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Interstyle BV aveva chiesto nel 2019 la dichiarazione di nullità della registrazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il segno fosse descrittivo e privo di carattere distintivo.

La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità in toto; la commissione di ricorso aveva confermato la decisione rilevando che, per i consumatori di lingua spagnola, italiana e portoghese, il termine "casa" è immediatamente percepito come indicativo della destinazione domestica dei beni e servizi. Aveva inoltre ritenuto non provato il carattere distintivo acquisito con l’uso in tali mercati.

Questioni preliminari di ricevibilità

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili alcuni allegati prodotti per la prima volta in giudizio, richiamando il principio secondo cui il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve svolgersi sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente davanti all’EUIPO. Ha tuttavia ritenuto ammissibili i questionari relativi ai sondaggi di mercato, poiché la commissione di ricorso vi aveva fatto espresso riferimento e li aveva utilizzati nel proprio ragionamento.

Ambito della protezione della marca

Il Tribunale ha chiarito, sulla base dell’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, che fa testo la versione francese della domanda di registrazione, essendo quella la lingua in cui era stata depositata. Ne deriva che la registrazione comprendeva anche i "materiali per l’insegnamento" e i "blocks for printing" della classe 16, benché tali indicazioni non comparissero nella versione inglese richiamata nella decisione impugnata.

Normativa e criteri applicabili alla descrittività

Richiamando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha ribadito che sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei beni o servizi. La descrittività va valutata in rapporto ai prodotti o servizi considerati e alla percezione del pubblico pertinente; è sufficiente che il segno presenti un collegamento sufficientemente diretto e specifico con una caratteristica del prodotto, senza che sia necessario che il segno sia effettivamente in uso in modo descrittivo al momento della domanda.

Valutazione della parola "casa" per i prodotti e servizi contestati

Il Tribunale ha condiviso la valutazione della commissione di ricorso per i prodotti delle classi 4, 20, 21 e 24 e per i servizi della classe 35. In particolare, ha ritenuto che il termine "casa", per il pubblico spagnolo, italiano e portoghese, sia immediatamente percepito come indicazione della destinazione domestica o dell’impiego per la casa di tali prodotti e servizi.

Ha anche precisato che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che il segno descriva uno dei possibili usi o destinazioni del bene o servizio, se tale uso è idoneo a orientare la scelta del consumatore. Pertanto, il fatto che i prodotti possano essere utilizzati anche altrove non esclude la descrittività. Sono stati quindi respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui la parola rimanderebbe anzitutto all’edificio "casa" e non ai beni o strumenti utilizzabili al suo interno.

Limiti della descrittività per i beni della classe 16

Diversamente, il Tribunale ha accolto il ricorso con riferimento ai prodotti della classe 16, tra cui carta, cartone, materiale per scrittura, materiali plastici da imballaggio, articoli per ufficio e altri prodotti similari. Ha osservato che la commissione di ricorso non aveva dimostrato in modo sufficiente che il termine "casa" fosse una caratteristica oggettiva, intrinseca, permanente e propria di tali beni.

In particolare, il nesso con la casa non descriveva in modo adeguato la destinazione d’uso di materiali per imballaggio, articoli da ufficio o strumenti di scrittura; l’idea che alcuni beni possano essere usati in casa era giudicata troppo generica. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata nella parte in cui manteneva la nullità anche per tali prodotti della classe 16.

Carattere distintivo e rapporto con la descrittività

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ricordato che, se un segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), esso è normalmente anche privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Per i prodotti e servizi per i quali è stata confermata la descrittività, non era quindi necessario esaminare autonomamente il profilo della mancanza di distintività. Per i beni della classe 16, invece, poiché la descrittività non era stata provata al livello richiesto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica anche sulla mancanza di distintività; non avendolo fatto, il Tribunale ha accolto il motivo in tale parte.

Carattere distintivo acquisito tramite uso

Sul terzo motivo, relativo all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha ribadito che l’onere della prova incombe al titolare del marchio e che il carattere distintivo acquisito tramite l’uso deve essere dimostrato nella parte dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di distintività. Nel caso concreto, tale area comprendeva Spagna, Italia e Portogallo.

Il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta: brochure, elenco dei punti vendita, diritti anteriori, decisioni di autorità spagnole e portoghesi, dati di vendita e sondaggi di mercato. Ha osservato che i dati commerciali e promozionali possono al più costituire prova indiretta o di supporto, ma non sono sufficienti da soli a dimostrare che una quota significativa del pubblico rilevante percepisca il segno come indicazione di origine imprenditoriale.

Insufficienza della prova per l’Italia e impossibilità di extrapolazione automatica

Il Tribunale ha concentrato l’analisi sull’Italia, rilevando che la prova specifica del carattere distintivo acquisito mancava per tale Stato membro. Ha respinto l’argomento secondo cui i risultati dei sondaggi relativi a Spagna e Portogallo potessero essere automaticamente estesi all’Italia solo perché le tre lingue condividono il termine "casa".

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale ha ricordato che la prova non deve necessariamente essere separata per ogni Stato membro, ma può essere extrapolata quando vi sia un mercato transfrontaliero comune oppure una sufficiente prossimità geografica, culturale o linguistica. Nel caso di specie, tali condizioni non erano state dimostrate tra Italia, da un lato, e Spagna o Portogallo, dall’altro. Di conseguenza, il marchio non risultava aver acquisito carattere distintivo tramite l’uso nel territorio rilevante.

Decisione e ripartizione delle spese

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso solo nella parte in cui essa aveva respinto il ricorso di Casa International per i prodotti della classe 16 espressamente indicati nel dispositivo, e ha respinto il ricorso per il resto. Poiché ciascuna parte è risultata vittoriosa solo parzialmente, ciascuna è stata condannata a sopportare le proprie spese.