Tribunale, Sentenza T-617/21

Disegno o modello comunitario: elettrodo per torcia da taglio e nozione di componente di un prodotto complesso

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da B&Bartoni spol. s r.o. avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il contenzioso verte sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 a un elettrodo destinato a una torcia per taglio al plasma.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario n. 1292122-0001, registrato per prodotti classificati come "torce per saldatura (parte di -)" nella classe 08.05 dell’Accordo di Locarno. Il motivo di nullità invocato era l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, sostenendo che il disegno o modello non soddisfacesse i requisiti di protezione perché l’elettrodo costituiva una componente di un prodotto complesso non visibile durante la normale utilizzazione. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il disegno o modello. Successivamente, su ricorso di Hypertherm, Inc., la commissione di ricorso ha riformato tale decisione e ha respinto la domanda di nullità, ritenendo che l’elettrodo non fosse una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il motivo unico del ricorso denunciava la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 per erronea interpretazione della nozione di "componente di un prodotto complesso". La ricorrente contestava, in particolare, i criteri utilizzati dalla commissione di ricorso: natura consumabile dell’elettrodo, assenza di smontaggio e rimontaggio della torcia, completezza della torcia senza elettrodo e intercambiabilità dell’elettrodo con altri prodotti.

Ricevibilità delle prove prodotte in udienza

Nel corso del giudizio il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, chiedendo chiarimenti sul presunto "mercato vincolato" e sull’effettiva compatibilità dell’elettrodo con torce diverse da quelle Hypertherm. L’interveniente ha prodotto documentazione e precisazioni di fatto in risposta a tali quesiti. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla ricorrente: le prove prodotte in risposta a una misura di organizzazione del procedimento entro il termine assegnato sono ricevibili senza necessità di giustificare il ritardo, ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura. È stato inoltre rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, poiché la ricorrente aveva potuto commentare tali elementi in udienza.

Normativa rilevante e criteri interpretativi

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto solo se nuovo e dotato di carattere individuale. L’articolo 4, paragrafo 2, introduce tuttavia un’eccezione per le componenti di prodotti complessi: la protezione sussiste solo se la componente resta visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e se le sue caratteristiche visibili soddisfano i requisiti di novità e individualità. Per "normale utilizzazione", l’articolo 4, paragrafo 3, fa riferimento all’impiego da parte dell’utilizzatore finale, escludendo manutenzione, assistenza e riparazione. Inoltre, l’articolo 3 definisce il "prodotto" come qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti da assemblare, e il "prodotto complesso" come un prodotto composto da più componenti sostituibili che consentono smontaggio e rimontaggio. Richiamando la giurisprudenza, in particolare Acacia e D’Amato e Nintendo, il Tribunale sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 2, costituisce una deroga al regime generale di protezione e va interpretato restrittivamente, ma senza comprometterne la finalità.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di componente

Il Tribunale afferma che la nozione di "componente di un prodotto complesso" deve essere intesa secondo il significato abituale e valutata caso per caso sulla base di un insieme di indizi rilevanti. La commissione di ricorso aveva valorizzato quattro elementi: la natura consumabile dell’elettrodo, l’assenza di smontaggio e rimontaggio della torcia, il fatto che la torcia sia comunque completa senza l’elettrodo e l’intercambiabilità dell’elettrodo con altri.

Natura consumabile dell’elettrodo

Il Tribunale ritiene legittimo considerare la natura consumabile come indizio rilevante. Pur non essendo menzionati espressamente nel regolamento, la breve durata, la regolare sostituzione e l’assenza di un collegamento solido e duraturo con il prodotto complesso sono elementi coerenti con la nozione di consumabile e depongono contro la qualificazione come componente di un prodotto complesso. Il Tribunale osserva anche che l’utilizzatore finale può percepire e valutare le caratteristiche dell’elettrodo indipendentemente dalla sua eventuale visibilità una volta installato.

Assenza di smontaggio e rimontaggio

Il Tribunale conferma che il riferimento allo smontaggio e al rimontaggio deriva direttamente dall’articolo 3, lettera c), e dalla giurisprudenza. Un prodotto sostituito senza smontare e rimontare il prodotto complesso è meno verosimilmente una sua componente. Nel caso concreto, la rimozione e reinstallazione di alcuni elementi della torcia è stata ritenuta un’operazione semplice e non equivalente allo smontaggio e rimontaggio della torcia o del sistema di taglio.

Completezza della torcia senza elettrodo

Il Tribunale giudica corretto considerare la completezza del prodotto come indizio rilevante. Il fatto che la torcia sia commercializzata con o senza elettrodi e sia percepita dall’utilizzatore come un prodotto completo anche senza l’elettrodo rende meno plausibile che quest’ultimo sia una componente del prodotto complesso. La circostanza che la torcia non possa svolgere la funzione di taglio senza elettrodo non è sufficiente, da sola, a imporre tale qualificazione.

Intercambiabilità dell’elettrodo

Il Tribunale ritiene che l’intercambiabilità sia un ulteriore elemento utile nell’analisi complessiva. Se un prodotto può essere utilizzato con torce diverse ed è compatibile con prodotti differenti, ciò depone contro un legame duraturo e specifico con un unico prodotto complesso. Anche in questo caso l’elemento non è decisivo da solo, ma contribuisce alla valutazione complessiva.

Scopo dell’articolo 4, paragrafo 2, e mercato dei pezzi di ricambio

La ricorrente sosteneva che la restrizione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, servisse a evitare distorsioni della concorrenza nel mercato dei pezzi di ricambio e che la vicenda riguardasse un mercato vincolato. Il Tribunale respinge tale linea difensiva: la commissione di ricorso non era tenuta a valutare in astratto gli effetti concorrenziali del mercato, poiché il compito era soltanto stabilire se l’elettrodo fosse o meno una componente di un prodotto complesso. Il Tribunale aggiunge che la tesi del mercato vincolato non era adeguatamente dimostrata e che dagli atti emergeva invece che la torcia poteva essere utilizzata anche con altri elettrodi, senza violazione del disegno o modello contestato.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto o di fatto nel qualificare l’elettrodo come prodotto distinto e non come componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Il ricorso è quindi respinto integralmente. Quanto alle spese, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese su domanda dell’EUIPO e dell’interveniente. Il Tribunale precisa inoltre che, essendo respinto il ricorso avverso la decisione impugnata, resta ferma la regolamentazione delle spese nel procedimento amministrativo contenuta nella decisione dell’EUIPO.

Principio affermato

La qualificazione di un elemento come "componente di un prodotto complesso" ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 richiede una valutazione concreta e complessiva; un elemento consumabile, facilmente sostituibile, commercializzato separatamente e non richiedente lo smontaggio e rimontaggio del prodotto complesso può essere escluso da tale nozione anche se è necessario al funzionamento del prodotto.