Tribunale, Sentenza T-598/18

Marchio dell’Unione europea "BROWNIE": opposizione e prova dell’uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2018, resa in un procedimento di opposizione tra The Guide Association e Grupo Textil Brownie, SL. La questione centrale concerneva la dimostrazione dell’uso effettivo dei marchi nazionali anteriori del Regno Unito BROWNIES/BROWNIE e, di riflesso, la legittimità del diniego di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo BROWNIE per prodotti di pelletteria, abbigliamento e servizi di vendita al dettaglio.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 30 aprile 2015 un soggetto poi subentrato nella posizione della ricorrente aveva depositato la domanda di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo BROWNIE, per prodotti delle classi 18 e 25 e per servizi della classe 35. La The Guide Association aveva presentato opposizione basandosi su una serie di marchi denominativi anteriori del Regno Unito: BROWNIES, BROWNIE, Brownies e Brownie, registrati per prodotti e servizi nelle classi 6, 18, 25, 26 e 41.

La ricorrente aveva chiesto che l’opponente fornisse la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione aveva poi accolto in parte l’opposizione, ritenendo dimostrato l’uso effettivo per i prodotti e servizi anteriori pertinenti e ravvisando un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). La commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che la controversia resta disciplinata dal regolamento n. 207/2009, nella versione anteriore alle modifiche del regolamento 2015/2424, poiché la domanda era stata depositata nel 2015 e il regolamento 2017/1001 non era ancora applicabile. Richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafi 2 e 5, sulle priorità e sulla tutela rafforzata;
• l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore;
• l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sulla tolleranza di forme d’uso leggermente diverse;
• l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), sulle dichiarazioni scritte come mezzi di prova.

Sono richiamati anche la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 e, in parallelo, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva formalmente un motivo unico, ma il Tribunale lo interpreta sostanzialmente come censura di violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, per avere la commissione di ricorso ritenuto provato l’uso effettivo dei marchi anteriori. Gli argomenti sviluppati erano cinque:

• la maggior parte delle prove non rientrava nel periodo di riferimento;
• i cataloghi non sarebbero stati diffusi in modo sufficiente e non sarebbero autentici;
• alcuni elementi di prova riguarderebbero un segno diverso, con carattere meramente decorativo;
• la dichiarazione sull’onore non sarebbe obiettiva e sarebbe corroborata da una sola fattura che proverebbe un uso interno;
• in mancanza di prova dell’uso, non si sarebbe potuta effettuare una valutazione globale.

Ragionamento del Tribunale sull’uso effettivo

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza costante secondo cui l’uso effettivo serve a limitare i conflitti tra marchi e non a misurare il successo commerciale. Un marchio è oggetto di uso effettivo quando è utilizzato pubblicamente e verso l’esterno per trovare o mantenere uno sbocco di mercato, escludendo gli usi simbolici. La verifica va effettuata globalmente, considerando natura dei prodotti, caratteristiche del mercato, ampiezza, durata e frequenza degli atti d’uso.

Primo argomento: periodo di riferimento

Il periodo rilevante va dal 10 giugno 2010 al 9 giugno 2015, cioè i cinque anni anteriori alla pubblicazione della domanda. Il Tribunale chiarisce che non occorre che i documenti probatori siano stati creati all’interno di quel periodo: è sufficiente che essi si riferiscano a un uso effettivo avvenuto nel periodo. Sono dunque ammissibili documenti successivi o anteriori, se servono a confermare o valutare meglio l’uso nel periodo pertinente.

Secondo argomento: cataloghi e diffusione

Quanto ai cataloghi, il Tribunale osserva che, nel contesto della prova dell’uso effettivo, gli elementi probatori non vanno esaminati isolatamente ma congiuntamente. Anche se un documento singolo non è decisivo, può contribuire alla valutazione complessiva. La ricorrente non ha fornito indizi concreti idonei a mettere in dubbio la plausibilità che le pagine prodotte corrispondessero ai cataloghi indicati, né ha dimostrato che i canali di vendita menzionati fossero gli unici possibili. Inoltre, alcuni codici prodotto dei cataloghi corrispondevano a quelli della fattura allegata alla dichiarazione sull’onore.

Terzo argomento: forma del segno e funzione decorativa

Il Tribunale applica per analogia ai marchi nazionali anteriori l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009: l’uso in una forma diversa è sufficiente se non altera il carattere distintivo del segno registrato. Qui la parola "brownies" restava chiaramente leggibile e gli elementi figurativi erano secondari. Di conseguenza, l’uso del segno stilizzato costituiva comunque uso del marchio anteriore. Il fatto che il segno potesse avere anche una funzione decorativa, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, non escludeva che svolgesse simultaneamente la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale.

Quarto argomento: dichiarazione sull’onore e fattura

Il Tribunale ricorda che una dichiarazione testimoniale è un mezzo di prova ammissibile, ma che, se proveniente da un dirigente o dipendente dell’interessato, richiede corroborazione. Nel caso concreto, la dichiarazione era sostenuta da cataloghi, stampe di siti internet e da una fattura. La fattura non era considerata un atto interno: il destinatario era un ente distinto, inserito in una rete associativa, e il fatto che collaborasse con l’opponente non ne cancellava l’autonomia giuridica. Ne consegue che la fattura provava un uso pubblico e verso l’esterno, idoneo a corroborare la dichiarazione.

Quinto argomento: valutazione globale

Poiché le prove erano pertinenti e riferibili al periodo, la commissione di ricorso poteva procedere a una valutazione globale. Il Tribunale conferma che tale valutazione non era viziata da errore: la dichiarazione sull’onore, i cataloghi, le pagine internet, la fattura e altri documenti dimostravano un uso effettivo costante e relativamente significativo, tenuto conto che il pubblico di riferimento era ristretto e composto principalmente da ragazze tra i 7 e i 10 anni appartenenti all’associazione Girlguiding UK.

Osservazioni sulla prassi decisionale dell’EUIPO

La ricorrente aveva evocato all’udienza una presunta difformità della decisione impugnata rispetto ad altre decisioni dell’EUIPO. Il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve rispettare i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, ma tali principi devono conciliarsi con la legalità. Una parte non può invocare a proprio vantaggio eventuali illegittimità commesse in favore di terzi. In ogni caso, nel caso concreto le prove erano sufficienti a giustificare la soluzione adottata.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la decisione impugnata e condanna Grupo Textil Brownie, SL alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea, l’uso effettivo di un marchio anteriore può essere provato mediante un insieme di elementi convergenti, anche se alcuni sono anteriori o successivi al periodo di riferimento, purché consentano di corroborare l’uso nel quinquennio rilevante. È sufficiente anche l’uso del marchio in una forma leggermente diversa, se non ne viene alterato il carattere distintivo. La valutazione deve essere globale e non atomistica, e il giudice dell’Unione non sostituisce la propria valutazione a quella dell’EUIPO salvo errore manifesto.