Tribunale, Ordinanza T-422/20

Marchio UE GT5: annullamento della decisione EUIPO per mancata identificazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione

Si tratta di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020, resa in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE GT5. La controversia riguarda, in particolare, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, in un contesto in cui l’opponente invocava un marchio anteriore UE figurativo GT e un segno non registrato GT nel Regno Unito.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei Technologies Co. Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio GT5 per una serie di prodotti e servizi nelle classi 9, 14 e 35, tra cui apparecchi di comunicazione, dispositivi indossabili, orologi intelligenti, gioielli e servizi di vendita al dettaglio e pubblicità. Sony Interactive Entertainment Europe Ltd ha proposto opposizione, invocando:

• il marchio UE figurativo anteriore GT, registrato per prodotti delle classi 9, 16 e 28;
• il marchio non registrato GT utilizzato nel Regno Unito per software e hardware di videogiochi, servizi di intrattenimento e organizzazione di competizioni.

L’opposizione si fondava sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto con decisione del 24 aprile 2020.

Valutazione della commissione di ricorso

La commissione di ricorso ha ritenuto che:

• il territorio pertinente per il marchio anteriore UE fosse l’intera Unione;
• non fosse necessario stabilire se il pubblico rilevante fosse composto da consumatori medi o professionisti, né il suo livello di attenzione;
• il marchio anteriore avesse carattere distintivo normale;
• i segni GT e GT5 non fossero simili sul piano visivo, fonetico o concettuale.

Su questa base ha escluso il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e ha negato anche la tutela ex articolo 8, paragrafo 5, ritenendo che la mancanza di somiglianza dei segni impedisse l’applicazione della norma. Quanto all’articolo 8, paragrafo 4, ha respinto l’opposizione per mancata prova dell’uso del segno GT in commercio di più che mero significato locale.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi, tra cui in via principale:

• la mancata identificazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione ai fini degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5;
• la mancata considerazione della percezione del marchio anteriore come lettere "GT" stilizzate;
• errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, in relazione al passing-off e al segno non registrato GT.

Il Tribunale ha però ritenuto assorbente il primo motivo.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione richiede una valutazione globale fondata sulla percezione del pubblico rilevante e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi. Ha altresì richiamato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, la valutazione del pregiudizio o del vantaggio indebito va compiuta con riferimento al pubblico pertinente per i beni o servizi del marchio anteriore o di quello successivo, a seconda del tipo di pregiudizio considerato.

Sono stati inoltre citati, per la disciplina processuale e temporale:

• l’articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza motivata quando la questione è già coperta da giurisprudenza identica;
• l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese;
• la regola sul tempus regit actum, per cui al caso si applica il regolamento n. 207/2009, essendo la domanda di marchio del 26 ottobre 2015.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso non aveva realmente individuato il pubblico rilevante: si era limitata a richiamare principi astratti sulla nozione di pubblico, dichiarando poi espressamente che non era necessario stabilire il livello di attenzione né se il pubblico fosse composto da consumatori medi o professionisti. Secondo il Tribunale, tale omissione integra un errore di diritto, perché la valutazione del rischio di confusione non può essere fatta in astratto, ma deve poggiare sulla percezione concreta del pubblico interessato.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l’identificazione del pubblico rilevante è cruciale perché un pubblico ristretto e specializzato può mostrare un grado di attenzione più elevato e incidere in modo decisivo sull’esito dell’analisi. Poiché l’EUIPO non aveva affrontato la questione nel merito, il Tribunale ha ritenuto di non poter sostituirsi all’amministrazione per compiere per la prima volta tale valutazione in sede giurisdizionale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso e, ritenendo l’azione manifestamente fondata, ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO senza esaminare gli altri motivi. L’EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.

Principio affermato

In un’opposizione fondata sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso deve determinare in concreto il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione; in difetto, la decisione è illegittima perché basata su una comparazione astratta dei segni e non sulla percezione del pubblico di riferimento.