Tribunale, Sentenza T-279/18

Marchio dell’Unione europea: interpretazione della specificazione dei prodotti ai fini della prova dell’uso effettivo in opposizione

La causa riguarda un ricorso diretto al Tribunale contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale che designava l’Unione europea. Il punto centrale è la corretta interpretazione della descrizione dei prodotti dei marchi anteriori e il suo impatto sulla prova dell’uso effettivo richiesta dall’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

AxiCorp GmbH aveva ottenuto una registrazione internazionale del marchio denominativo AXICORP ALLIANCE, designante l’Unione europea, per prodotti delle classi 3, 5, 10 e 35. Alliance Pharmaceuticals Ltd aveva proposto opposizione fondandosi su due marchi anteriori dell’Unione europea, entrambi denominativi/figurativi, e su un marchio non registrato usato nel Regno Unito.

Su richiesta di AxiCorp, l’EUIPO aveva invitato Alliance a provare l’uso effettivo dei marchi anteriori. La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione per difetto di prova dell’uso. In appello amministrativo, la commissione di ricorso aveva parzialmente annullato la decisione: da un lato aveva confermato il rigetto dei motivi basati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, ritenendo che la specificazione dei prodotti dei marchi anteriori dovesse essere letta in modo da escludere i "prodotti chimici per uso farmaceutico"; dall’altro aveva rinviato la questione del marchio non registrato alla divisione di opposizione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e i paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla prova dell’uso effettivo;
• le disposizioni corrispondenti del previgente regolamento (CE) n. 207/2009 e, per il periodo di deposito/registrazione dei marchi anteriori, il regolamento (CE) n. 40/94 e il regolamento (CE) n. 2868/95;
• l’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001, sulla possibilità di impugnazione al Tribunale.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il ricorso contesta essenzialmente la violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. La questione è se la commissione di ricorso abbia errato nell’interpretare la specificazione "prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico" nel senso di escludere i prodotti chimici per uso farmaceutico, con la conseguenza che le prove prodotte da Alliance non dimostravano l’uso effettivo dei marchi anteriori per tali prodotti.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori deve essere esaminata prima di decidere sull’opposizione, e che, se l’uso riguarda solo una parte dei prodotti registrati, il marchio è considerato registrato, ai fini dell’opposizione, solo per quella parte.

Richiama poi i principi sulla chiarezza e precisione dell’elenco dei prodotti, necessari affinché EUIPO e operatori economici possano determinare la portata della protezione sulla sola base del registro. Tuttavia, precisa che, quando il testo della specificazione è ambiguo e consente due letture letterali, non basta fermarsi alla sola interpretazione grammaticale.

La commissione di ricorso aveva ritenuto che la formula escludesse sia gli alimenti per bambini e malati sia i prodotti chimici per uso farmaceutico. Il Tribunale riconosce che tale lettura è letteralmente possibile, ma evidenzia che un’altra interpretazione, proposta dalla ricorrente, era ugualmente plausibile: la clausola di esclusione riguardava solo la prima categoria, mentre i prodotti chimici per uso farmaceutico restavano inclusi. Il fatto che la controparte non avesse sollevato tempestivamente la questione dinanzi alla divisione di opposizione rafforza l’idea che la specificazione fosse stata inizialmente percepita come sufficientemente chiara.

Soprattutto, il Tribunale ritiene che l’interpretazione restrittiva adottata dall’EUIPO conducesse a un risultato irragionevole e incompatibile con la certezza del diritto: essa finiva per escludere dalla tutela proprio il tipo di prodotti che la titolare aveva verosimilmente inteso coprire nella sua attività commerciale, lasciando protetti solo prodotti che non risultavano espressamente contemplati o addirittura non corrispondevano alla volontà del richiedente. Per questo motivo, in caso di ambiguità fra due interpretazioni letterali, deve prevalere quella più plausibile e prevedibile, non quella che svuota la protezione richiesta.

Il Tribunale distingue le precedenti pronunce invocate dall’EUIPO, chiarendo che esse riguardavano fattispecie diverse: o perché la descrizione era così vaga da impedire il confronto con i prodotti del marchio richiesto, o perché entrambe le interpretazioni erano parimenti plausibili e non irragionevoli, o ancora perché non si discuteva affatto di chiarezza/precisione della specificazione.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale accoglie il motivo unico di ricorso e annulla la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso aveva respinto il ricorso amministrativo relativo ai motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

Respinge invece la domanda di riforma: la commissione di ricorso non aveva esaminato tutti gli elementi probatori sull’uso effettivo, sicché il Tribunale non poteva sostituirsi ad essa con una valutazione di merito in primo grado.

Spese

Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, è condannato alle spese, incluse quelle indispensabili sostenute da Alliance nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Principi affermati

• La prova dell’uso effettivo va verificata prima dell’esame nel merito dell’opposizione.
• La specificazione dei prodotti di un marchio anteriore deve essere interpretata secondo testo, contesto, volontà effettiva del titolare e criteri di prevedibilità e certezza del diritto.
• Se una lettura letterale della specificazione porta a un risultato irragionevole, l’autorità deve preferire l’interpretazione più plausibile e ragionevole.
• Il titolare non può avvalersi di una sua formulazione ambigua solo quando le interpretazioni in conflitto siano realmente equivalenti e non producano risultati assurdi; nel caso concreto, l’interpretazione esclusiva dei prodotti chimici per uso farmaceutico era errata.