Tribunale, Sentenza T-509/22

Opposizione a marchio UE figurativo BimboBIKE: pregiudizio alla reputazione del marchio BIMBO e spese di ricorso

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, con riferimento a un marchio anteriore nazionale BIMBO dotato di reputazione in Spagna per il pane.

Fatti e procedimento amministrativo

Bottari Europe Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo BimboBIKE per prodotti e servizi di più classi, in particolare articoli per biciclette, prodotti per la pulizia, bevande e articoli sportivi. Bimbo, SA aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio spagnolo anteriore BIMBO, registrato per diversi prodotti alimentari, invocando sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto parzialmente l’opposizione per alcuni prodotti, ma aveva ammesso la registrazione per altri. La commissione di ricorso aveva poi respinto integralmente il ricorso della titolare del marchio anteriore, ritenendo che, per i prodotti e servizi residui, mancasse un nesso tra i segni idoneo a far sorgere un rischio di vantaggio indebito o di pregiudizio alla reputazione del marchio BIMBO.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

• articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione di un segno identico o simile a un marchio anteriore con reputazione quando il suo uso, senza giusto motivo, arrechi vantaggio indebito o pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore;
• articolo 109 del regolamento 2017/1001, sulle spese nel procedimento di opposizione e di ricorso;
• articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, sul tetto delle spese di rappresentanza;
• articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Valutazione della Corte sull’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale richiama i tre presupposti cumulativi dell’articolo 8, paragrafo 5:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• rischio che l’uso del marchio richiesto, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Nel caso concreto, la somiglianza tra i segni non era contestata: i segni erano visivamente molto simili e presentavano almeno un elevato grado di somiglianza fonetica. Inoltre, era pacifico che il marchio BIMBO godesse di una reputazione molto forte in Spagna per il pane.

Tuttavia, il Tribunale sottolinea che una forte reputazione non basta, da sola, a rendere automatico il rischio di pregiudizio o di vantaggio indebito. Solo in presenza di una reputazione eccezionalmente elevata il rischio può risultare così evidente da non richiedere ulteriori elementi probatori. Qui, invece, la reputazione provata era limitata al settore del pane e dell’alimentare e non aveva quella portata trasversale tale da rendere superflua un’analisi globale degli altri fattori rilevanti.

Il nesso tra i segni e la distanza tra i prodotti e servizi

Il punto decisivo è l’assenza di un nesso, percepito dal pubblico rilevante, tra BIMBO e i prodotti/servizi per ciclismo, articoli sportivi, prodotti per la pulizia e altri beni oggetto della domanda. Il Tribunale approva l’approccio globale della commissione di ricorso, che aveva tenuto conto non solo della forte reputazione del marchio anteriore e della somiglianza dei segni, ma anche:

• della natura dei prodotti e servizi;
• della distanza tra il settore alimentare e quello ciclistico;
• del fatto che il marchio anteriore aveva carattere distintivo normale;
• dell’assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un collegamento presso il pubblico.

Il Tribunale osserva che l’argomento secondo cui il consumatore potrebbe acquistare pane e biciclette o accessori in un medesimo supermercato non è decisivo, perché i prodotti sono collocati in sezioni molto diverse e non appartengono a una stessa categoria merceologica o commerciale. Analogamente, il fatto che la registrazione fosse stata rifiutata per alcuni prodotti di uso più quotidiano non imponeva un identico esito per i prodotti ciclistici, che la commissione di ricorso ha ritenuto troppo lontani dal mondo del pane.

La Corte respinge anche le prove prodotte per la prima volta dinanzi a essa, relative a barrette energetiche proteiche, perché l’azione dinanzi al Tribunale serve a controllare la legittimità della decisione impugnata sulla base degli elementi disponibili all’autorità amministrativa.

Spese del procedimento amministrativo

Sul secondo motivo, relativo all’articolo 109 del regolamento 2017/1001, il Tribunale conferma la legittimità della condanna della parte soccombente al pagamento di 550 EUR a titolo di spese di rappresentanza della controparte nel procedimento di ricorso. La norma consente infatti di liquidare tali spese nei limiti tariffari previsti dall’atto di esecuzione, anche indipendentemente dalla prova dell’effettivo esborso.

La tesi della ricorrente, secondo cui la controparte non avrebbe partecipato al ricorso amministrativo e quindi non avrebbe potuto aver sostenuto spese, viene respinta. La Corte distingue il caso da quello in cui la parte vincitrice sia rimasta del tutto passiva: qui la controinteressata aveva comunque preso parte al procedimento, seppure in modo limitato, chiedendo persino una proroga del termine, sicché la fissazione forfettaria delle spese di rappresentanza era consentita.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Tenuto conto della richiesta dell’EUIPO, che chiedeva la condanna alle spese solo in caso di udienza, e non essendovi stata udienza orale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la reputazione del marchio anteriore e la somiglianza dei segni non bastano senza un accertamento concreto del nesso tra i segni e del rischio di pregiudizio o vantaggio indebito, da valutarsi globalmente in funzione anche della distanza tra i mercati interessati. Inoltre, conferma che le spese forfettarie di rappresentanza nel procedimento davanti all’EUIPO possono essere liquidate anche in assenza di una partecipazione intensa della parte vittoriosa, purché questa non sia rimasta totalmente inattiva.