Tribunale, Sentenza T-477/21

Marchio UE tridimensionale raffigurante un inalatore: nullità, carattere distintivo e obbligo di motivazione

La pronuncia concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio UE tridimensionale. Il segno riguarda la forma di un inalatore e la combinazione cromatica lilac/deep purple; la questione centrale è se il marchio fosse privo di carattere distintivo intrinseco e se, comunque, avesse acquisito capacità distintiva tramite l’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2001 Glaxo Group Ltd depositava la domanda di registrazione del marchio tridimensionale. Nel 2014 Cipla Europe NV presentava domanda di declaratoria di nullità per i prodotti delle classi 5 e 10, facendo valere i motivi assoluti di nullità corrispondenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento n. 40/94, richiamati poi come articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. La Cancellation Division accoglieva la domanda di nullità sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso confermava la nullità, ritenendo che il marchio fosse privo di carattere distintivo e che le prove non dimostrassero un carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Normativa applicabile e data rilevante

Il Tribunale precisa che, poiché la data di deposito della domanda di registrazione è del 12 aprile 2001, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94, mentre la disciplina procedurale è quella del regolamento (UE) 2017/1001. Ai fini della valutazione del motivo di nullità, la data rilevante è quella del deposito della domanda di registrazione. In materia di nullità, il marchio registrato si presume valido e incombe al richiedente la nullità indicare i fatti specifici idonei a metterne in discussione la validità.

Primo motivo: obbligo di motivazione e valutazione complessiva del segno

Con il primo motivo Glaxo deduceva la violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, sostenendo che la commissione di ricorso non avesse esaminato il carattere distintivo del segno nel suo insieme, ma soltanto i suoi elementi separatamente. Il Tribunale ricorda che, per un marchio complesso, la valutazione del carattere distintivo deve basarsi sulla percezione globale del pubblico pertinente e non sulla presunzione che elementi singolarmente non distintivi non possano, combinati, produrre un’impressione distintiva. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva esaminato forma e colori in modo separato, ma non aveva spiegato perché il segno, nel suo complesso, fosse privo di carattere distintivo. Il Tribunale esclude che la motivazione della Cancellation Division possa integrare quella della commissione di ricorso, poiché le due decisioni si fondavano su ragioni diverse e la decisione impugnata non rinviava in modo tale da incorporarne la motivazione. Ne consegue una violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo: carattere distintivo intrinseco e contraddizioni logiche

Nel secondo motivo Glaxo contestava, tra l’altro, che l’EUIPO avesse valutato in modo contraddittorio la rilevanza di prove datate 2013-2015 per una domanda di registrazione del 2001. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, da un lato, riconosceva la forte variabilità del settore farmaceutico e l’incertezza nel ricostruire il passato a distanza di 10 anni o più; dall’altro, applicava mutatis mutandis alla data del 2001 i principi tratti da una sentenza del 2020 relativa a un diverso momento storico, senza spiegare in modo coerente perché ciò fosse possibile. Secondo il Tribunale, la decisione non consente di comprendere se prove successive di molti anni potessero essere usate per inferire la percezione del pubblico alla data rilevante. Questa contraddizione impedisce sia alle parti sia al giudice dell’Unione di verificare la fondatezza del ragionamento, e costituisce quindi un difetto di motivazione.

Carattere distintivo acquisito tramite l’uso

Con il terzo motivo Glaxo sosteneva che la commissione di ricorso non avesse esaminato adeguatamente la prova del carattere distintivo acquisito con l’uso ex articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale respinge questo motivo, osservando che la commissione di ricorso aveva ritenuto comunque non dimostrata l’acquisizione di distintività nel periodo rilevante e aveva richiamato il contesto della decisione della Cancellation Division. Tuttavia, ciò non salva la decisione perché restano fondati il vizio di motivazione sull’analisi complessiva del segno e la motivazione contraddittoria sull’uso delle prove e sulla possibilità di desumere la percezione del pubblico alla data del 2001.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il primo motivo e le prime due parti del secondo motivo, senza esaminare la terza parte del secondo motivo e il resto delle censure. Di conseguenza annulla la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO del 19 maggio 2021. In applicazione delle regole sulle spese, EUIPO, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le spese del giudizio e quelle necessarie sostenute per il procedimento davanti alla commissione di ricorso.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nei marchi complessi e tridimensionali, l’esame del carattere distintivo deve essere globale e non meramente analitico. Ribadisce inoltre che il rinvio a decisioni precedenti o a prove posteriori è ammissibile solo se il ragionamento resta coerente e consente di comprendere come tali elementi dimostrino la percezione del pubblico alla data pertinente.