Tribunale, Sentenza T-543/22

Opposizione al marchio UE BIOPLAN e assenza di rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione a marchio dell'Unione europea. Il contenzioso opponeva il segno richiesto BIOPLAN, per prodotti ortopedici in classe 10, al marchio nazionale anteriore BIOPLAK, invocato per prodotti farmaceutici in classe 5.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

BRM Extremities Srl aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo BIOPLAN per una serie di prodotti di classe 10, tra cui impianti ortopedici, articoli ortopedici, dispositivi ortopedici, dispositivi protesici e viti ortopediche. Laboratorios Ern, SA aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio spagnolo anteriore BIOPLAK, registrato per "Pharmaceutical preparations". L'EUIPO aveva chiesto prova dell'uso effettivo del marchio anteriore; la ricorrente vi aveva ottemperato. La divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione per dissimilarità dei prodotti e la commissione di ricorso aveva confermato, precisando che l'uso provato riguardava soltanto "pharmaceutical products, namely platelet antiaggregant".

Domande proposte dinanzi al Tribunale

La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e, in sostanza, che il Tribunale negasse la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti contestati. Chiedeva anche la condanna dell'EUIPO alle spese.

Inammissibilità della domanda di alterazione

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato di non avere competenza sulla seconda domanda, qualificabile come domanda di alterazione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001. Ha ricordato che la commissione di ricorso può pronunciarsi solo sulle condizioni di registrazione o sull'esito dell'opposizione, non già su una domanda autonoma volta a "rifiutare la registrazione" del marchio. Per lo stesso motivo, anche il Tribunale non può sostituire la propria decisione a quella dell'organo amministrativo in tali termini.

Normativa applicabile e criterio del rischio di confusione

Nel merito, la controversia è stata esaminata alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente e presuppone cumulativamente l'identità o somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi. Ha inoltre ribadito che il rischio di associazione rientra nel concetto di rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti effettivamente tutelati e di quelli richiesti

Poiché l'uso del marchio anteriore era stato dimostrato solo per i prodotti farmaceutici antiaggreganti piastrinici, il confronto doveva avvenire tra tali prodotti e i prodotti di classe 10 coperti dal marchio richiesto. Il Tribunale ha condiviso la valutazione dell'EUIPO secondo cui i prodotti erano diversi:

• per natura, trattandosi da un lato di prodotti farmaceutici e dall'altro di articoli e dispositivi ortopedici/protesici;
• per finalità terapeutica specifica, poiché i primi servono a prevenire o trattare problemi della circolazione sanguigna, mentre i secondi servono a trattare problemi ortopedici;
• per modalità d'uso, essendo i primi somministrati per via orale o endovenosa e i secondi impiantati o utilizzati esternamente per sostenere parti del corpo;
• perché normalmente prodotti da imprese diverse;
• perché non in concorrenza tra loro.

Canali di distribuzione, pubblico di riferimento e complementarità

La ricorrente sosteneva che i prodotti condividevano gli stessi canali di distribuzione, in particolare farmacie e ospedali, e che erano destinati allo stesso pubblico, cioè il pubblico generale e i professionisti sanitari. Il Tribunale ha però precisato che tali circostanze, da sole, non bastano a fondare la somiglianza, poiché in un medesimo punto vendita possono coesistere beni diversi senza che il consumatore ne deduca la stessa origine imprenditoriale. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato una vera complementarità, nel senso richiesto dalla giurisprudenza: non aveva spiegato in che modo un prodotto fosse essenziale o significativo per l'uso dell'altro.

Argomenti ulteriori respinti dal Tribunale

Il Tribunale ha respinto anche gli argomenti fondati su precedenti decisioni dell'EUIPO, ribadendo che la legalità delle decisioni va valutata alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell'Unione, non di una prassi amministrativa precedente. Ha inoltre escluso rilievo alla circostanza che, in un settore sanitario, il pubblico presenti un livello di attenzione elevato: tale elemento incide sulla valutazione globale del rischio di confusione, non sulla verifica preliminare della somiglianza dei prodotti. Infine, l'eventuale percezione dei segni come sub-brand è stata ritenuta irrilevante per la comparazione dei prodotti e dunque inefficace ai fini della censura.

Esito e spese

Poiché è mancata una delle condizioni cumulative richieste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), cioè la somiglianza dei prodotti, il Tribunale ha confermato la conclusione dell'EUIPO secondo cui non sussiste rischio di confusione. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie, anche perché l'EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo in caso di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

La mera coesistenza di canali distributivi, pubblico di riferimento e finalità generiche nel settore sanitario non basta a rendere simili prodotti farmaceutici e prodotti ortopedici/protesici, quando essi differiscono per natura, uso, indicazione terapeutica, fabbricanti e assenza di complementarità; in tal caso, manca la somiglianza dei prodotti e l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 deve essere respinta.