Tribunale, Sentenza T-356/21

Marchio UE HYPERCORE contro HIPERCOR: rischio di confusione e similarità tra prodotti e servizi

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla designazione dell'Unione europea di una registrazione internazionale. Il caso concerne il conflitto tra il marchio denominativo HYPERCORE e il marchio figurativo anteriore HIPERCOR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Future Motion, Inc., titolare della registrazione internazionale n. 1360694 designante l'Unione europea per il segno HYPERCORE. L'opponente nel procedimento amministrativo e interveniente dinanzi al Tribunale è El Corte Inglés, SA, titolare del marchio figurativo anteriore n. 12185237. Il convenuto è EUIPO.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l'opposizione, ritenendo da un lato dissimili i prodotti e i servizi confrontati e, dall'altro, non dimostrata la reputazione del marchio anteriore ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001. La commissione di ricorso ha invece accolto l'impugnazione di El Corte Inglés, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rifiutato la designazione dell'Unione per tutti i prodotti rivendicati.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che la data rilevante per la disciplina sostanziale è quella del deposito della domanda di registrazione internazionale, cioè il 5 giugno 2017; pertanto si applica il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare l'articolo 94, paragrafo 1. Sono richiamati anche l'articolo 46, gli articoli 66-71 del regolamento 2017/1001 e le regole sulle spese di lite del regolamento di procedura del Tribunale.

Questione centrale: similarità dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la tutela per opposizione presuppone cumulativamente:

• l'identità o la similarità dei segni;
• l'identità o la similarità dei prodotti o servizi;
• l'esistenza di un rischio di confusione nel pubblico.

Nel caso concreto, il confronto rilevante riguardava solo i prodotti della domanda HYPERCORE, identificati come electronically motorised skateboards, motors for electronically motorised skateboards, electric motors for land vehicles e electric motors for electric vehicles, e i servizi del marchio anteriore relativi alla vendita al dettaglio di apparecchi e strumenti per l'accumulazione dell'elettricità.

Ragionamento del Tribunale sulla similarità

La commissione di ricorso aveva ritenuto che esistesse una similarità, seppur bassa, perché i prodotti collegati ai servizi di vendita al dettaglio comprendevano batterie ricaricabili e accumulatori, che sarebbero componenti essenziali degli skateboard elettrici e dei loro motori. Il Tribunale non condivide questa impostazione.

In sostanza, la Corte osserva che:

• le batterie ricaricabili destinate come pezzi di ricambio o di emergenza a specifici skateboard elettrici sono beni accessori, strettamente collegati a un prodotto determinato e destinati a un pubblico specifico;
• i servizi di vendita al dettaglio di tali batterie sono connessi a servizi di vendita e assistenza relativi a quei prodotti specifici;
• invece, gli apparecchi e strumenti per l'accumulazione dell'elettricità coperti dal marchio anteriore sono prodotti autonomi, di uso indifferenziato, destinati a un pubblico ampio e venduti in ogni tipo di punto vendita.

Per questo motivo, secondo il Tribunale, non si può affermare che i servizi del marchio anteriore riguardino prodotti identici a quelli del marchio richiesto, né che vi sia una vera complementarità ai sensi della giurisprudenza: il nesso è troppo debole per indurre il pubblico a ritenere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Errore della commissione di ricorso e conseguenze

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i prodotti della domanda e i servizi del marchio anteriore fossero offerti negli stessi punti vendita e si rivolgessero, in sostanza, allo stesso pubblico. Questo errore travolge la sua conclusione sulla sussistenza di una similarità, anche minima, tra prodotti e servizi.

Poiché la similarità di prodotti e servizi è una condizione necessaria e cumulativa per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'assenza di tale requisito escludeva già il rischio di confusione. Di conseguenza, il Tribunale non esamina gli ulteriori motivi relativi alla motivazione, al diritto di essere sentito, alla distintività del marchio anteriore e all'interdipendenza dei fattori.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della Prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 aprile 2021;
• condanna l'EUIPO, oltre alle proprie spese, a rifondere quelle sostenute da Future Motion, Inc.;
• dichiara che El Corte Inglés, SA sopporta le proprie spese.

Principio ricavabile

Ai fini dell'opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regime sui marchi UE, non è sufficiente un collegamento generico tra prodotti e servizi: quando i servizi di vendita al dettaglio riguardano beni standard e autonomi, destinati a un pubblico ampio, essi non sono simili ai prodotti tecnici specifici coperti da un altro marchio, neppure se tali prodotti incorporano componenti che potrebbero essere venduti come ricambi. In mancanza di similarità tra prodotti e servizi, viene meno una condizione essenziale del rischio di confusione e l'opposizione deve essere respinta.