Tribunale, Sentenza T-601/22

Revoca parziale del marchio UE OPTIVA MEDIA per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Fifth Board of Appeal dell’EUIPO che aveva annullato in parte la sopravvivenza del marchio figurativo UE OPTIVA MEDIA, revocandolo per alcuni servizi di classe 42. Il Tribunale esamina in particolare la sufficienza della prova dell’uso effettivo per servizi di informatica e sviluppo software.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media, SL, titolare del marchio UE n. 10939767. L’interveniente è Optiva Canada Inc., che aveva presentato la domanda di revoca per mancato uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

La Cancellation Division aveva revocato il marchio per la maggior parte dei servizi registrati, ma aveva mantenuto la tutela per i servizi di classe 42 indicati come "IT services" e "design and development of computer software". In appello, il Board of Appeal ha dichiarato irricevibile l’impugnazione della titolare relativa ai servizi di classe 35 e 38, per tardività dei motivi di ricorso, e ha invece accolto l’appello dell’interveniente, revocando anche la tutela residua per i servizi di classe 42.

Oggetto del ricorso al Tribunale

Davanti al Tribunale la ricorrente contestava solo la revoca relativa ai servizi di classe 42. Non metteva in discussione la declaratoria di irricevibilità dell’appello concernente le classi 35 e 38. Il Tribunale delimita quindi l’esame ai soli servizi "IT services; design and development of computer software; none of the aforesaid being services offered to third parties in connection with the supply of advertising services, marketing services or media buying and planning services".

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama il combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001: il marchio UE è soggetto a revoca se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i servizi per cui è registrato, salvo giustificati motivi di non uso.

Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, secondo cui la prova deve riguardare luogo, tempo, portata e natura dell’uso. La giurisprudenza citata ribadisce che l’uso deve essere reale, pubblico, coerente con la funzione essenziale del marchio e dimostrato con prove concrete, non con mere probabilità o presunzioni. In revoca, l’onere della prova incombe in linea di principio al titolare.

Primo motivo: presunta erronea valutazione delle prove

La ricorrente sosteneva che il Board of Appeal avesse trascurato o mal valutato la documentazione prodotta: cinque fatture, quattro offerte commerciali, screenshots internet, immagini da social network e altri documenti societari e di contesto. Secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero dimostrato l’uso del segno per servizi IT e software.

Il Tribunale respinge l’argomento. Le fatture sono considerate troppo vaghe: alcune descrizioni avrebbero potuto riferirsi a servizi informatici, ma avrebbero potuto anche indicare attività di consulenza o telecomunicazioni; in altri casi la descrizione non consentiva di individuare con certezza il tipo di servizio fatturato. L’uso di termini come "software" o riferimenti come "JavaScript Engineer" non bastano, da soli, a provare che si trattasse di effettivi servizi di IT o di sviluppo software erogati sotto il marchio contestato.

Anche le offerte commerciali sono ritenute insufficienti: si tratta di documenti non firmati, confidenziali e non accompagnati da contratti o da elementi che dimostrino che l’offerta sia stata accettata e tradotta in prestazioni effettive. Gli screenshot e le fotografie di fiere o social network non consentono, inoltre, di stabilire che il marchio sia stato usato per quei servizi specifici nel periodo rilevante.

Il Tribunale sottolinea che il titolare del marchio doveva dimostrare non soltanto che il segno fosse comparso su documenti o in rete, ma che i servizi prestati sotto quel segno fossero proprio servizi di IT e di sviluppo software. Poiché ciò non è stato provato con evidenze solide e oggettive, il Board of Appeal non ha commesso errori di valutazione.

Secondo motivo: uso in forma diversa, bianco e nero

La ricorrente invocava anche un uso del marchio in una versione bianco e nero, sostenendo che tale forma non alterasse il carattere distintivo del segno registrato e dovesse quindi essere considerata uso effettivo. Il Tribunale dichiara il motivo inoperante: la questione non era stata affrontata dal Board of Appeal e il giudice dell’Unione non può sindacare un punto sul quale l’organo amministrativo non si è pronunciato.

In ogni caso, il Tribunale osserva che il richiamo a immagini reperibili sui social network non può supplire all’assenza di una prova adeguatamente prodotta nel procedimento davanti all’EUIPO. Non spetta all’EUIPO né al Tribunale ricercare autonomamente online elementi che il titolare non abbia introdotto nel fascicolo amministrativo.

Esito della decisione

Il Tribunale conclude che la totalità del materiale prodotto non consente di dimostrare l’uso effettivo del marchio per i servizi di classe 42 in contestazione. Di conseguenza, la decisione del Board of Appeal è confermata e il ricorso è respinto integralmente.

Spese

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Optiva Canada Inc. L’EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese salvo apertura della fase orale, è condannato a sopportare le proprie spese.

Principi applicati

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di revoca per mancato uso:

• il titolare deve fornire prove precise, coerenti e direttamente riferibili ai servizi registrati;
• documenti commerciali generici non bastano se non chiariscono la natura dei servizi;
• il ricorso a indizi o presunzioni è insufficiente;
• il giudice dell’Unione non può pronunciarsi su questioni non esaminate dall’organo di ricorso dell’EUIPO.