Tribunale, Sentenza T-112/20

Marchio UE TELEVEND contro TELEVES: rischio di confusione e invalidità

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo TELEVEND per conflitto con il marchio anteriore TELEVES. La causa attiene al diritto dei marchi dell'Unione e, in particolare, all'applicazione del motivo relativo di nullità fondato sul rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Intis d.o.o. aveva chiesto la registrazione del segno TELEVEND per prodotti delle classi 7 e 9 e servizi della classe 42. Televes, SA ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato, invocando il marchio anteriore TELEVES, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 38. La Cancellation Division dell'EUIPO ha accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso ha poi respinto l'appello di Intis, ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa preliminarmente che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 16 giugno 2016, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009. Tuttavia, essendo le norme processuali applicabili dalla loro entrata in vigore, il procedimento è retto dalle disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente contestava, in sostanza, un unico motivo: la violazione dell'articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 per errore nella valutazione globale del rischio di confusione. Più specificamente, contestava:

• la definizione del pubblico di riferimento;
• la comparazione dei prodotti e servizi;
• la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore;
• la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni;
• la conclusione finale sull'esistenza del rischio di confusione.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è costituito sia dal grande pubblico sia dai professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Ribadisce che, nella comparazione dei prodotti e servizi, occorre guardare alle categorie coperte dalla registrazione e non ai beni effettivamente commercializzati. L'argomento della ricorrente, secondo cui i prodotti sarebbero destinati a mercati diversi e venduti tramite canali differenti, viene respinto perché i canali di distribuzione sono soltanto uno dei fattori da considerare e non possono da soli escludere la similarità.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale condivide le valutazioni della commissione di ricorso secondo cui:

• i "vending machines" della classe 7 sono identici agli "automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus" della classe 9 del marchio anteriore;
• i "data processing apparatus" della classe 9 sono identici ai "data processing equipment" del marchio anteriore;
• varie altre apparecchiature della classe 9 del marchio richiesto sono incluse o parzialmente coperte dalle corrispondenti voci della classe 9 del marchio anteriore, e dunque sono identiche;
• alcuni prodotti informatici, come software scaricabile, programmi registrati e schede a circuito stampato, sono simili ai computer del marchio anteriore, anche per complementarità;
• i servizi della classe 42 sono simili ai "data processing equipment" della classe 9 del marchio anteriore, sempre in ragione della complementarità e della possibile coincidenza del pubblico e dei canali di distribuzione.

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la natura materiale dei beni e immateriale dei servizi escluderebbe la complementarità: tale circostanza, da sola, non basta a negarla.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Quanto al marchio TELEVES, il Tribunale afferma che il prefisso "tele" è descrittivo o comunque debole, perché nel territorio pertinente richiama attività o servizi svolti a distanza. L'elemento "ves" non ha significato per il pubblico di lingua tedesca, bulgara e polacca e, quindi, è distintivo. Nel complesso, il marchio anteriore presenta un grado di distintività medio, poiché l'elemento debole "tele" non elimina il peso distintivo di "ves".

Somiglianza dei segni

Il Tribunale conferma che TELEVEND e TELEVES sono simili visivamente e foneticamente in misura superiore alla media: condividono il prefisso "televe**", hanno lunghezza vicina e sono pronunciati in tre sillabe con ritmo molto simile. La differenza finale tra "nd" e "s" non è sufficiente a escludere la somiglianza complessiva.

Sul piano concettuale, i segni presentano solo una debole somiglianza, perché coincidono nell'elemento "tele", percepito come descrittivo, mentre "ves" e "vend" non risultano comprensibili al pubblico pertinente. Il Tribunale respinge quindi le argomentazioni della ricorrente sul significato evocativo dei due termini e sulla presunta associazione con il settore del vending.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale osserva che prodotti e servizi sono identici o simili, il marchio anteriore ha distintività media e i segni sono visivamente e foneticamente molto vicini. Considerato anche il livello di attenzione del pubblico, che può scendere fino alla fascia media, il rischio di confusione è confermato. Il Tribunale ricorda inoltre che la valutazione non può dipendere dalle scelte commerciali soggettive dei titolari o dal fatto che essi operino, o intendano operare, su mercati diversi.

Decisione e spese

Il ricorso viene integralmente respinto. In applicazione dell'articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale, Intis d.o.o. è condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce alcuni criteri consolidati nella giurisprudenza sui marchi UE:

• la comparazione dei prodotti e servizi va effettuata sulle categorie registrate, non sui prodotti effettivamente commercializzati;
• la complementarità può sussistere anche tra beni e servizi o tra beni materiali e servizi immateriali;
• gli elementi descrittivi o debolmente distintivi incidono meno sull'impressione complessiva;
• il rischio di confusione va valutato globalmente, con applicazione del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
• le strategie di mercato o i canali di vendita non possono, da sole, neutralizzare una somiglianza rilevante tra i segni.