Tribunale, Sentenza T-211/20

Mancanza di distintività del marchio figurativo "$ Cash App"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Square, Inc. contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva negato la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1410839 per il marchio figurativo "$ Cash App". Il procedimento concerne servizi della classe 36, descritti come "Electronic transfer of financial instruments for others".

Fatti e iter amministrativo

Square aveva designato l’Unione europea per la registrazione internazionale del segno il 3 aprile 2018; la notifica all’EUIPO era seguita il 5 luglio 2018. L’esaminatore aveva emesso un rifiuto provvisorio d’ufficio per difetto di distintività e per descrittività, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. Dopo le osservazioni del richiedente, il rifiuto era stato confermato con decisione del 15 febbraio 2019. La commissione di ricorso, con decisione del 5 febbraio 2020, aveva respinto il gravame fondandosi solo sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

• violazione di requisiti procedurali essenziali, per mancata valutazione autonoma dei motivi di rifiuto e per asserita distorsione dei fatti;
• violazione del diritto di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione del pubblico rilevante, del segno nel suo insieme e dei singoli elementi figurativi e verbali.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
• l’articolo 94, paragrafo 1, sul diritto di essere ascoltati;
• gli articoli 66-71 sul ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
• l’articolo 189, paragrafo 1, per le registrazioni internazionali designanti l’Unione.

Primo motivo: autonomia del motivo di rifiuto per difetto di distintività

Il Tribunale ricorda che i motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono autonomi e richiedono un esame separato, pur sussistendo un’area di sovrapposizione tra descrittività e assenza di distintività. Nel caso concreto, tuttavia, la commissione di ricorso non aveva respinto il segno per descrittività, ma solo per mancanza di carattere distintivo. Il Tribunale osserva che la commissione aveva svolto un’analisi autonoma, verificando se il segno fosse idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè indicare l’origine commerciale dei servizi.

Secondo motivo: diritto di essere ascoltati

Quanto al diritto di difesa, il Tribunale sottolinea che l’articolo 94, paragrafo 1, impedisce all’EUIPO di fondare la decisione su elementi sui quali la parte non abbia potuto esprimersi. Qui, però, il difetto di distintività era già uno dei motivi del rifiuto iniziale dell’esaminatore, insieme alla descrittività, e la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni sul punto già in fase amministrativa. Il fatto che la commissione di ricorso abbia poi deciso esclusivamente sulla lettera b) non integra una nuova base giuridica imprevedibile, né un mutamento tale da imporre un’ulteriore audizione.

Terzo motivo: valutazione della distintività e del pubblico rilevante

Il Tribunale riafferma che la distintività va valutata in relazione ai servizi richiesti e alla percezione del pubblico rilevante. La commissione di ricorso aveva considerato i servizi finanziari rivolti a consumatori sia professionali sia non professionali, tenendo conto della diffusione dell’inglese nel settore IT e finanziario. Anche supponendo imprecisa l’affermazione secondo cui il segno sarebbe compreso in tutta l’Unione, ciò non sarebbe decisivo, poiché ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente un motivo di rifiuto in una parte dell’Unione; pertanto il rifiuto resta legittimo se il segno manca di distintività almeno per il pubblico anglofono.

Analisi dei singoli elementi del segno

Il Tribunale approva l’approccio della commissione di ricorso, che aveva esaminato i singoli componenti del marchio prima di procedere alla valutazione globale. Rileva che:

• il quadrato con angoli arrotondati è una forma geometrica semplice;
• il colore verde, in combinazione con il simbolo del dollaro, richiama l’ambito finanziario e l’idea di ricchezza;
• il simbolo "$", pur non essendo identico al tradizionale dollaro statunitense, può essere associato a esso, anche alla luce delle parole "cash app";
• l’elemento figurativo può essere percepito come l’icona di un’applicazione per trasferire denaro, dunque come riferimento al contenuto/alla funzione del servizio e non all’origine imprenditoriale.

Per quanto riguarda l’espressione "cash app", il Tribunale accetta che il termine "cash" richiami il denaro contante e anche il pagamento immediato; in tale contesto, il segno nel suo insieme sarà percepito come indicazione di un’app che effettua trasferimenti di denaro.

Valutazione globale e rigetto delle censure residue

La commissione di ricorso aveva concluso che il segno, considerato complessivamente, non era idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altri operatori, ma si limitava a descrivere il mezzo o la finalità del servizio. Il Tribunale esclude che vi sia contraddizione nel ritenere il segno evocativo o allusivo e, al contempo, privo di distintività: il fatto che un segno evochi l’oggetto o il contenuto del servizio non gli conferisce necessariamente funzione distintiva. Anche il richiamo al successo commerciale negli Stati Uniti è ritenuto insufficiente, perché formulato in termini generici e privo di nesso dimostrato con l’attitudine intrinseca del segno a identificare l’origine commerciale.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Square, Inc. alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

Un marchio figurativo composto da elementi verbali e grafici semplici può essere rifiutato per mancanza di distintività quando il pubblico di riferimento lo percepisce come indicazione del contenuto, della funzione o della modalità di prestazione del servizio, e non come indicatore dell’origine commerciale. La commissione di ricorso può fondare il rifiuto sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche se l’esaminatore aveva evocato pure la descrittività, purché la parte abbia potuto difendersi su tale profilo nel procedimento amministrativo.