Tribunale, Sentenza T-823/19

Nullità di un disegno o modello comunitario per divulgazione anteriore online

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002 contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a un elastico per capelli a forma di spirale. Il Tribunale affronta soprattutto il tema della prova della divulgazione anteriore su Internet ai fini della novità del disegno o modello.

Fatti e procedimento amministrativo

JMS Sports era titolare del disegno o modello comunitario registrato il 24 giugno 2010 per prodotti qualificati come "fermacapelli". Inter-Vion aveva chiesto la dichiarazione di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, deducendo la mancanza di novità e di carattere individuale rispetto a due disegni anteriori, denominati Fancy Fane e SwirliDo, divulgati su blog e tramite Wayback Machine.

La divisione di annullamento aveva dichiarato la nullità per difetto di novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione di JMS Sports, ritenendo provata la divulgazione anteriore e l’identità dei disegni rispetto a quello contestato.

Ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

L’EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità degli allegati da A.5 ad A.16 del ricorso, perché prodotti soltanto in sede contenziosa. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, ricordando che il suo controllo di legittimità ex articolo 61 del regolamento n. 6/2002 si svolge sulla base degli elementi di fatto e di prova disponibili dinanzi alla commissione di ricorso.

Di conseguenza, documenti mai presentati nella fase amministrativa non possono essere presi in considerazione, anche se ottenuti mediante strumenti liberamente accessibili come Google o la Wayback Machine, poiché ciò equivarrebbe a riesaminare i fatti su una base probatoria nuova.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità del disegno o modello per difetto di novità;
• l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, che definiscono la novità e l’identità tra disegni o modelli;
• l’articolo 7, paragrafo 1, che disciplina la divulgazione al pubblico, inclusa la pubblicazione in altro modo, salvo il caso in cui il fatto divulgativo non potesse ragionevolmente essere conosciuto negli ambienti specializzati dell’Unione;
• l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), del regolamento n. 2245/2002, relativi al perimetro dell’esame e ai requisiti della domanda di nullità.

Ragionamento della Corte/Tribunale sulla divulgazione anteriore

Il Tribunale conferma che la pubblicazione di un’immagine su Internet costituisce, in linea di principio, una "pubblicazione" e dunque una divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002. Non esiste un limite territoriale rigido quanto al luogo della divulgazione, e la prova può derivare da un insieme di elementi convergenti.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva fondato la propria valutazione su:

• una cattura di schermata del blog faneaccessories.blogspot del 29 novembre 2009, recante il disegno Fancy Fane;
• una cattura di schermata del blog nouveaucheap.blogspot del 1° novembre 2009, recante il disegno SwirliDo;
• una cattura di schermata del sito facialwork.com del 10 luglio 2009 ottenuta tramite Wayback Machine;
• ulteriori elementi di conferma, tra cui risultati di ricerca Google e informazioni archiviate dalla Wayback Machine.

Secondo il Tribunale, tali elementi, valutati nel loro insieme, dimostrano sufficientemente che i due disegni anteriori erano stati divulgati al pubblico al più tardi nel novembre 2009, quindi prima del deposito del disegno contestato.

Valore probatorio delle catture di schermate e degli strumenti online

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui le catture di schermate di blog avrebbero un’efficacia probatoria intrinsecamente limitata. Né il regolamento n. 6/2002 né la giurisprudenza impongono che esse siano necessariamente corroborate da una categoria predeterminata di prove più “forti”. L’EUIPO deve valutare liberamente tutti gli elementi prodotti.

Le direttive EUIPO sui disegni e modelli, nella versione rilevante, non negavano il valore delle prove online: si limitavano a indicare criteri utili per stabilire la data di pubblicazione, quali la presenza di data e ora, l’indicizzazione nei motori di ricerca o l’archiviazione nella Wayback Machine. Le catture di schermate in causa riportavano proprio date e URL completi, e quindi erano coerenti con tali criteri.

Quanto alla contestazione sulla manipolabilità dei blog Blogspot, il Tribunale precisa che la mera possibilità astratta di alterare contenuti o date non è sufficiente. Per scalfire la credibilità della prova occorrono elementi concreti, come segni evidenti di falsificazione, contraddizioni o incoerenze significative. JMS Sports non aveva portato tali elementi.

Wayback Machine, Google e altri riscontri

La ricorrente aveva criticato l’affidabilità della Wayback Machine e dei risultati di Google. Il Tribunale osserva però che la commissione di ricorso non si era basata su tali fonti in via esclusiva, ma le aveva utilizzate come riscontri ulteriori a conferma delle catture di schermata principali.

In particolare, la cattura Wayback relativa a facialwork.com era coerente con quella di nouveaucheap.blogspot: menzionava SwirliDo come elastico per capelli, indicava prezzi identici e riportava espressioni che coincidevano con quelle del blog. Allo stesso modo, il risultato di ricerca Google e i dati temporali dei commenti sul blog rafforzavano la conclusione circa la data di divulgazione.

Onere della prova e parità delle armi

Il Tribunale respinge anche il secondo motivo, ribadendo che l’onere di provare la divulgazione anteriore grava sul richiedente la nullità, ma che, una volta prodotti elementi concreti e coerenti, spetta alla controparte allegare circostanze specifiche che ne mettano in dubbio l’attendibilità. Non vi è alcuno spostamento illegittimo dell’onere della prova se il titolare del disegno o modello si limita a contestazioni astratte sulla manipolabilità di Internet.

Parimenti, non è ravvisata alcuna violazione del principio della parità delle armi: entrambe le parti hanno avuto una ragionevole possibilità di presentare le proprie argomentazioni e prove, e non risulta che la ricorrente sia stata penalizzata in modo manifesto rispetto all’interveniente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la decisione dell’EUIPO e la declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato della JMS Sports. La ricorrente è condannata alle spese proprie e a quelle dell’EUIPO e dell’interveniente.