Cassazione Civile, Ordinanza n. 20068/2025 del 18/07/2025

Esito

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla curatela di una società fallita per ottenere la nullità del marchio "M Marchioro", registrato da un soggetto formalmente distinto ma inserito nello stesso contesto familiare e societario, e per accertarne la contraffazione con condanna al risarcimento del danno. In primo grado era stata accolta la domanda, ritenendo la registrazione compiuta in mala fede e volta a sottrarre alla massa fallimentare il valore del segno di fatto preusato. La Corte d’appello, però, ha riformato integralmente la decisione, escludendo sia la mala fede nella registrazione ex art. 19, comma 2, c.p.i., sia la nullità per difetto di novità, valorizzando il collegamento tra le società, l’esistenza di un contratto di pegno su beni recanti il marchio e la ritenuta esistenza di un consenso alla registrazione da parte della titolare del segno di fatto. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) errata interpretazione delle norme sulla registrazione in mala fede e sulla nullità del marchio; 2) errata considerazione di un preteso accordo orale o comunque non validamente provato sulla registrazione del marchio; 3) erroneo uso della prova per presunzioni e delle regole sugli artt. 2727 e 2729 c.c.; 4) violazione delle norme sulla novità del marchio, sostenendo che il segno era preusato e notorio da decenni dalla società poi fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la mala fede nella registrazione del marchio è norma di chiusura che opera nei conflitti non già risolti da un diritto anteriore e che, nella specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il consenso alla registrazione prestato nell’ambito dei rapporti societari, consenso idoneo a escludere la mala fede e a legittimare la registrazione. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione delle regole sulla prova presuntiva, poiché la critica mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la nullità per difetto di novità era stata comunque esclusa in base alla ritenuta autorizzazione/consenso del titolare del segno anteriore. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

• art. 19, comma 2, c.p.i.

  "Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede"

  Costituisce una causa autonoma e residuale di nullità, operante nei conflitti non già risolti da un diritto anteriore; la mala fede può ricorrere anche quando il richiedente abusi di rapporti qualificati o agisca con intento emulativo/profittatorio per pregiudicare l’altrui attività imprenditoriale.

• art. 25 c.p.i.

  Richiamato come norma sulle cause di nullità del marchio, in combinazione con il difetto di novità e con la mala fede.

• art. 118, comma 2, c.p.i.

  Richiamato nel primo motivo quale disposizione in tema di tutela del diritto e dei relativi effetti, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.

• art. 121 c.p.i.

  Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle azioni e dei rimedi in materia di marchi.

• art. 115 c.p.c.

  Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a una rivalutazione del merito.

• art. 116 c.p.c.

  Richiamato come parametro sulla valutazione delle prove; non è stato ravvisato errore di sussunzione nella decisione di merito.

• art. 7 c.p.i.

  Richiamato nel secondo motivo in tema di diritti sul marchio e presupposti della tutela.

• art. 23 c.p.i.

  Richiamato per affermare che gli atti dispositivi di privativa industriale sono a forma libera, mentre la forma scritta rileva ai fini della trascrizione.

• artt. 138-139 c.p.i.

  La Corte ha affermato che la trascrizione degli atti di trasferimento non è condizione di validità del negozio, ma serve a risolvere i conflitti tra aventi causa.

• art. 139 c.p.i.

  Richiamato per ribadire che la pubblicità ha funzione non costitutiva e che la priorità della trascrizione prevale nei conflitti tra aventi diritto.

• art. 30 Reg. UE n. 1001/2017

  Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo al caso concreto perché relativo alla disciplina del marchio dell’Unione europea.

• Accordo di Madrid del 14 aprile 1891

  Richiamato dalla ricorrente in tema di marchio internazionale; la Corte ha osservato che la disciplina invocata non muta la soluzione del caso, che è regolato dalla territorialità nazionale.

• art. 2727 c.c.

  Richiamato in tema di presunzioni semplici; il giudice di merito può ricorrervi individuando i fatti noti e valutandone la rilevanza inferenziale.

• art. 2729 c.c.

  La Corte ha ribadito che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione è censurabile solo l’erronea applicazione concreta della norma, non la mera diversa lettura dei fatti.

• art. 12 c.p.i.

  Richiamato come norma sul difetto di novità del marchio; la nullità relativa presuppone l’esistenza di un diritto anteriore tutelabile e può essere esclusa se vi è consenso alla registrazione.

• art. 20, comma 1, c.p.i.

  La Corte ha richiamato la formula "salvo proprio consenso" per affermare che il titolare può consentire a terzi la registrazione o l’uso del segno.

• art. 21, comma 2, c.p.i.

  Richiamato come limite alla disponibilità del diritto di marchio in presenza di decettività o inganno per il pubblico.

• art. 23, comma 4, c.p.i.

  Richiamato come ulteriore limite alla disponibilità del consenso quando sia coinvolta l’ingannevolezza del segno.

• art. 122, comma 2, c.p.i.

  Richiamato per affermare la relatività dell’azione di nullità per difetto di novità, esercitabile dal titolare del diritto anteriore o dal suo avente causa.

• art. 1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929

  Richiamato in relazione al precedente sistema della legge marchi, nel quale il titolare poteva vietare l’uso altrui salvo consenso.

• art. 17 Reg. UE 2017/1001

  Richiamato per ricordare che, nel marchio dell’Unione europea, il trasferimento è normalmente soggetto a forma scritta.

• art. 60, comma 3, Reg. UE n. 2017/1001

  "Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto ... dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio"

  Richiamato per confermare che il consenso espresso del titolare del diritto anteriore esclude la nullità del marchio dell’Unione europea.

• art. 2391 c.c.

  Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un conflitto di interessi nella registrazione; la Corte non ha accolto la censura.

• art. 2475-ter c.c.

  Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto del conflitto di interessi societario.

• art. 2467 c.c.

  Richiamato in fatto dalla ricorrente per sostenere la postergazione di crediti riconducibili a finanziamento indiretto sociario.

• art. 2571 c.c.

  Richiamato nel quarto motivo in tema di segni distintivi e protezione del marchio di fatto.

Massime di principio

• La mala fede nella registrazione del marchio ex art. 19, comma 2, c.p.i. opera come norma residuale di chiusura: presuppone un comportamento scorretto del richiedente volto a sfruttare o pregiudicare l’altrui iniziativa imprenditoriale, ma non si sovrappone alla tutela già assicurata al titolare di un diritto anteriore.
• Il consenso del titolare del segno anteriore alla registrazione da parte di un terzo esclude la mala fede e può legittimare la registrazione del marchio, anche quando il consenso si collochi all’interno di rapporti societari o di collegamento tra imprese.
• La forma scritta non è requisito di validità dell’accordo con cui il titolare consente a terzi la registrazione o la circolazione del marchio; la scrittura rileva, semmai, ai fini della trascrizione e della risoluzione dei conflitti tra aventi causa.
• In cassazione, la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si deduce la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario o una diversa ricostruzione del fatto.
• La nullità del marchio per difetto di novità è un’azione relativa, esercitabile dal titolare del diritto anteriore o dal suo avente causa, ma può essere neutralizzata da atti dispositivi o consensuali del titolare del segno anteriore, salvo i limiti di decettività o inganno per il pubblico.

Come è indicizzato