Tribunale, Sentenza T-355/21

Marchio UE figurativo "POLO CLUB, DÜSSELDORF EST. 1976"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia verte sul rischio di confusione tra il segno richiesto e un precedente marchio spagnolo figurativo "POLO CLUB".

Fatti e procedimento amministrativo

La società Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG ha depositato nel 2018 una domanda di marchio UE per un segno figurativo comprendente, tra l’altro, le parole "POLO CLUB, DÜSSELDORF EST. 1976". La domanda riguardava prodotti delle classi 18 e 25, tra cui articoli di pelletteria, valigeria, ombrelli, bastoni, abbigliamento, cappelli e calzature.

Company Bridge and Life, SL ha proposto opposizione sulla base di un marchio spagnolo figurativo anteriore, anch’esso con la componente verbale "POLO CLUB", registrato per prodotti delle classi 18 e 25. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L’Opposition Division ha accolto parzialmente l’opposizione, e la Commissione di ricorso ha confermato il rifiuto per i prodotti contestati.

Questione sottoposta al Tribunale

Il Tribunale era chiamato a stabilire se la Commissione di ricorso avesse correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi, alla luce della somiglianza dei segni, della natura dei prodotti e del carattere distintivo del marchio anteriore. La ricorrente sosteneva che le somiglianze fossero insufficienti e che il marchio anteriore avesse carattere distintivo debole o nullo.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione quando, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussista rischio di confusione per il pubblico;
• l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), che qualifica come anteriori i marchi nazionali registrati con data di deposito anteriore;
• la giurisprudenza costante sul confronto globale, sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e sul ruolo degli elementi distintivi e dominanti.

Pubblico di riferimento e prodotti

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico di riferimento il pubblico generale spagnolo, con livello di attenzione medio. Tale qualificazione non è stata contestata.

Quanto ai prodotti, il Tribunale rileva che le parti non contestavano la conclusione secondo cui i prodotti designati dai marchi erano identici o, comunque, altamente simili nelle classi 18 e 25. Questo dato rafforza l’esigenza di una maggiore attenzione nella valutazione del rischio di confusione.

Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale approfondisce il ruolo degli elementi verbali "POLO CLUB" rispetto agli elementi figurativi e agli ulteriori elementi del marchio richiesto.

Per il marchio anteriore, le parole "POLO CLUB" e l’immagine di un giocatore di polo sono considerate co-dominanti; le parole hanno carattere distintivo almeno medio rispetto ai prodotti in causa, poiché evocano un club dedicato al polo ma non descrivono direttamente i prodotti di abbigliamento o gli articoli della classe 18.

Per il marchio richiesto, il Tribunale osserva che:

• "POLO CLUB" è collocato in posizione iniziale ed è graficamente rilevante;
• "DÜSSELDORF" e "EST. 1976" hanno funzione secondaria, indicando rispettivamente il luogo e l’anno di fondazione;
• le lettere "P", "C" e "D" saranno percepite come acronimo di Polo Club Düsseldorf.

Ne deriva che "POLO CLUB" è l’elemento co-dominante e più distintivo in entrambi i segni.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene che la somiglianza sia almeno bassa, poiché i marchi coincidono nella componente verbale "POLO CLUB", interamente ripresa nel marchio richiesto e posta all’inizio del segno. Le differenze figurative non sono sufficienti a neutralizzare tale coincidenza, anche se i simboli relativi al polo non sono identici.

Sul piano fonetico, la somiglianza è almeno media: è improbabile che il pubblico pronunci gli elementi secondari "DÜSSELDORF", "EST. 1976" e le lettere "PCD". La pronuncia verterà dunque soprattutto su "POLO CLUB", che costituisce il nucleo comune dei segni.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma una somiglianza elevata: entrambi i marchi richiamano l’idea del polo e di un club di polo. Il riferimento a Düsseldorf attenua solo marginalmente la vicinanza concettuale, poiché non elimina l’elemento evocativo comune del polo.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il marchio anteriore sarebbe debole o descrittivo. Rileva che "POLO CLUB" non descrive i prodotti interessati, né per la classe 25 né per la classe 18, e possiede un carattere distintivo almeno medio. Anche l’immagine del giocatore di polo non depone per un carattere distintivo debole tale da neutralizzare la protezione del marchio anteriore.

Valutazione complessiva del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che l’identità o l’elevata somiglianza dei prodotti può compensare persino una somiglianza solo moderata dei segni. Nel caso concreto, la combinazione tra:

• prodotti identici o altamente simili;
• distintività almeno media del marchio anteriore;
• coincidenza negli elementi verbali dominanti;
• somiglianza fonetica e concettuale significativa; porta a confermare il rischio di confusione.

Le differenze visive, pur esistenti, non sono sufficienti a escludere che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Condanna inoltre la ricorrente alle spese del giudizio e alle spese necessarie sostenute dall’interveniente per il procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso, ma non per la fase dinanzi alla Opposition Division, poiché tali costi non sono recuperabili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

In materia di opposizione al marchio UE, quando i prodotti sono identici o molto simili, la presenza nel segno richiesto della medesima componente verbale più distintiva e dominante del marchio anteriore può bastare a integrare il rischio di confusione, anche se gli elementi figurativi e alcuni elementi verbali aggiuntivi differiscono. La valutazione deve essere globale e non può essere rovesciata da sole differenze visive se permangono una forte prossimità fonetica e concettuale e un carattere distintivo almeno medio del marchio anteriore.