Tribunale, Sentenza T-738/20

Opposizione alla registrazione del marchio UE HOLUX

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato l'accoglimento di un'opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE HOLUX. Il contenzioso si inserisce in un procedimento di opposizione fondato su un'irregistrazione internazionale anteriore HOLUX designante la Francia, con riferimento a prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 19 e 37.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente, Deutschtec GmbH, aveva depositato il 20 ottobre 2017 domanda di marchio UE per il segno HOLUX. L'opposizione proposta da Group A NV si basava sull'irregistrazione internazionale anteriore HOLUX, registrata nel 2013 per prodotti e servizi delle classi 6, 19 e 37. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione in parte per alcuni prodotti della classe 9 e per tutti i prodotti e servizi delle classi 6, 7, 19 e 37; la commissione di ricorso aveva confermato integralmente tale esito.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha interpretato l'atto introduttivo come fondato su un unico motivo, articolato in più censure, di violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001. Le questioni centrali erano le seguenti:

• se alcune espressioni dell'elenco dei prodotti del marchio anteriore fossero troppo vaghe per poter essere utilizzate nel confronto in sede di opposizione;
• se i prodotti e servizi in questione fossero identici o simili;
• se, alla luce del segno identico, sussistesse un rischio di confusione nel pubblico pertinente.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001;
• gli articoli 46 e 66-71 del medesimo regolamento;
• l'articolo 95, paragrafo 1, che limita l'esame di EUIPO ai fatti, prove e argomenti presentati dalle parti nei procedimenti relativi a motivi relativi;
• l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), invocato dal ricorrente ma ritenuto non pertinente al caso;
• l'articolo 263 TFUE, quale base del ricorso giurisdizionale.

Principi richiamati dalla giurisprudenza

Il Tribunale ribadisce che:

• il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
• la valutazione è globale e tiene conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi;
• ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), i fattori rilevanti comprendono natura, destinazione, modalità d'uso, concorrenza o complementarità, nonché i canali di distribuzione;
• prodotti o servizi sono identici quando i prodotti/servizi del marchio anteriore comprendono quelli del marchio richiesto;
• la complementarità ricorre quando uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e il pubblico può ritenere che provengano dalla stessa impresa.

Il territorio rilevante e il pubblico di riferimento

Poiché l'irregistrazione anteriore designava la Francia, il territorio rilevante era la Francia. Il pubblico pertinente comprendeva sia il grande pubblico sia i professionisti del settore edilizio e della manutenzione/ristrutturazione domestica, con un livello di attenzione ritenuto piuttosto elevato per la natura tecnica dei prodotti e dei servizi. Tali valutazioni non erano in sostanza contestate e sono state confermate.

Confronto dei segni

I segni a confronto erano entrambi costituiti dalla parola "holux". Il Tribunale rileva che i marchi sono identici, circostanza non contestata dal ricorrente.

Contestazione sulla vaghezza di alcune voci dell'elenco dell'anteriore

Il ricorrente sosteneva che espressioni come "common metals and alloys thereof" e "metal goods" fossero troppo vaghe e non potessero essere utilizzate per determinare il rischio di confusione; deduceva anche una pretesa nullità parziale del marchio anteriore.

Il Tribunale ha respinto tale censura perché:

• l'espressione "common metals and alloys thereof" non era stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso, sicché la doglianza era inoperante;
• l'argomento relativo a "metal goods" era infondato, poiché la giurisprudenza impedisce di escludere, in opposizione, l'uso di un marchio anteriore ancora valido solo perché alcune indicazioni sono ampie o non perfettamente precise;
• nel caso concreto, la formula "metal goods, especially metal doors and windows" era sufficientemente chiara, poiché l'espressione "especially" fungeva da esemplificazione e mostrava la volontà di proteggere specificamente porte e finestre metalliche.

Confronto tra i prodotti delle classi 6, 7, 9 e 19

Il Tribunale ha confermato, in larga misura, le valutazioni dell'EUIPO sulla somiglianza, e in taluni casi identità, tra i prodotti.

Classe 6

Per alcuni prodotti della classe 6 del marchio richiesto, come maniglie, serrature, chiavistelli, accessori e componenti per porte, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione di somiglianza con i "metal goods, especially metal doors and windows" coperti dal marchio anteriore. Ha valorizzato la complementarità: tali articoli sono destinati a essere fissati o installati sulle porte e risultano indispensabili o importanti per il loro uso, sicché il consumatore può ritenere che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Classi 7 e 9

Per i prodotti delle classi 7 e 9, il Tribunale ha confermato che motori, azionamenti, automatismi, controllori e componenti elettrici/elettronici per porte e cancelli sono almeno simili ai prodotti anterioremente protetti, poiché strettamente connessi alle porte metalliche e funzionali al loro uso. Il Tribunale ha osservato che possono condividere pubblico, canali di distribuzione e origine imprenditoriale percepita.

Classe 19

Quanto ai prodotti della classe 19, come porte e cancelli non metallici, porte in vetro, pareti divisorie e tornelli non metallici, è stata confermata la loro somiglianza, anche elevata, con i prodotti in legno, PVC e altri materiali non metallici coperti dal marchio anteriore. I prodotti hanno la stessa funzione di apertura e chiusura di un accesso o di uno spazio chiuso, la medesima natura non metallica e possono condividere pubblico e canali di distribuzione.

Servizi della classe 37: riparazione e manutenzione

Su questo punto il Tribunale ha parzialmente corretto la commissione di ricorso. Ha ritenuto che i servizi di "maintenance of doors, revolving doors, door frames, door locks and entrance areas" non siano identici ai servizi di "repair of doors" coperti dal marchio anteriore, poiché la manutenzione non implica necessariamente una riparazione e può essere svolta su beni non difettosi.

Tuttavia, il Tribunale ha qualificato tali servizi come molto simili, in ragione di:

• identica finalità pratica di mantenere in efficienza i beni;
• coincidenza di pubblico rilevante;
• coincidenza di prestatori di servizi e canali distributivi.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nonostante la correzione sulla classe 37, il Tribunale ha ritenuto che la somiglianza elevata tra manutenzione e riparazione fosse comunque sufficiente a generare un rischio di confusione, almeno per il grande pubblico. Di conseguenza, l'esito finale dell'opposizione restava corretto: il rigetto della domanda di marchio era giustificato sia per i prodotti e servizi identici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sia per quelli simili ai sensi della lettera b).

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Deutschtec GmbH e ha confermato la decisione dell'EUIPO. La ricorrente è stata condannata alle spese ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

La decisione conferma che, in sede di opposizione, un marchio identico a un segno anteriore può essere rifiutato sia per identità sia per somiglianza dei prodotti/servizi, senza che la presenza di indicazioni generiche nell'elenco del marchio anteriore impedisca il confronto, purché la registrazione consenta di individuare in modo sufficientemente preciso i beni protetti. Inoltre, manutenzione e riparazione possono essere distinte sotto il profilo dell'identità, ma restano idonee a fondare un rischio di confusione quando la loro prossimità commerciale è elevata.