Tribunale, Sentenza T-26/21

Revoca dei marchi THINK DIFFERENT per mancato uso genuino

Il Tribunale, nella causa riunita T‑26/21 a T‑28/21, esamina tre ricorsi proposti da Apple Inc. contro le decisioni della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 novembre 2020, che avevano confermato la revoca di tre marchi UE verbali THINK DIFFERENT per mancato uso genuino. La controversia riguarda prodotti di classe 9, in particolare computer e relativi accessori.

Fatti e procedimento amministrativo

I tre marchi THINK DIFFERENT erano stati registrati rispettivamente nel 1999, nel 1999 e nel 2006. Nel 2016 Swatch AG aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che i marchi non fossero stati usati in modo genuino per cinque anni consecutivi.

Apple aveva prodotto, tra l’altro, una dichiarazione del direttore del proprio dipartimento legale, articoli di stampa, materiale relativo alla campagna pubblicitaria THINK DIFFERENT e fotografie dell’imballaggio degli iMac recanti i segni contestati. La divisione di annullamento aveva revocato i marchi in relazione ai prodotti della classe 9; la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Ambito della controversia dinanzi al Tribunale

In udienza Apple ha ammesso di non aver contestato una parte dei prodotti di classe 9 indicati nelle decisioni impugnate. Di conseguenza, il Tribunale ha delimitato l’oggetto del giudizio ai soli altri prodotti della classe 9 per i quali Apple sosteneva di aver provato l’uso.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile un documento nuovo, prodotto per la prima volta dinanzi a esso come allegato A.6, in quanto destinato a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dall’EUIPO sulla base di elementi che Apple avrebbe potuto presentare già in sede amministrativa.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha chiarito che la questione sostanziale è disciplinata dal regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 14 ottobre 2016. La disciplina procedurale applicabile era invece quella del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625, poiché i ricorsi amministrativi sono stati proposti dopo il 1° ottobre 2017.

Secondo motivo: diritto di essere sentito e obbligo di motivazione

Apple sosteneva che la commissione di ricorso avesse fondato le decisioni su elementi sui quali non aveva potuto esprimersi, in particolare fotografie prodotte dall’interveniente e considerazioni sul processo di acquisto degli iMac. Il Tribunale ha respinto la censura: le fotografie erano già state prodotte nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e Apple aveva potuto commentarle; quanto agli ulteriori argomenti, Apple avrebbe potuto chiedere di replicare alle osservazioni dell’interveniente secondo la procedura prevista dal regolamento delegato 2018/625, ma non lo ha fatto.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione si distingue dalla correttezza della motivazione. Le critiche di Apple riguardavano in realtà il merito dell’analisi, non un vuoto argomentativo. Le decisioni impugnate esponevano in modo sufficiente le ragioni per cui l’EUIPO aveva ritenuto non provato l’uso genuino dei marchi.

Primo motivo: mancato uso genuino dei marchi

Sul merito, il Tribunale ha ricordato i principi consolidati: l’uso genuino richiede un impiego del segno conforme alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei prodotti; non è sufficiente un uso simbolico o meramente difensivo. La valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, della natura dei prodotti, del mercato e della frequenza e portata dell’uso.

Il periodo rilevante era quello compreso tra il 14 ottobre 2011 e il 13 ottobre 2016. La campagna THINK DIFFERENT degli anni 1997-2000 era troppo remota per essere considerata; le sporadiche occorrenze del segno sul sito web di Apple erano episodiche e insignificanti.

Quanto all’uso sull’imballaggio degli iMac, il Tribunale ha confermato che i termini THINK DIFFERENT comparivano in un punto unico della confezione, in caratteri piccoli, sotto le specifiche tecniche e vicino al codice a barre, insieme al segno Macintosh. In tale contesto il pubblico non avrebbe percepito il segno come indicatore di origine commerciale, bensì come messaggio promozionale del tipo "think outside the box". Il fatto che il prodotto fosse tecnico e che i consumatori potessero prestare attenzione alle specifiche non bastava a trasformare quell’uso in uso di marchio.

Valutazione delle prove e delle censure di Apple

Apple invocava le vendite di oltre quattro milioni di iMac in tutta l’Unione, ma il Tribunale ha ritenuto che tali dati non fossero corroborati da prove indipendenti: la dichiarazione del direttore legale aveva valore probatorio limitato e i rapporti annuali allegati contenevano solo dati mondiali, non europei.

Il Tribunale ha anche respinto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe introdotto criteri nuovi o indebiti, come la necessità che il segno sia posto in un punto specifico dell’imballaggio o in grandi caratteri. Secondo il Tribunale, tali elementi sono stati solo considerati come fattori concreti della valutazione complessiva della funzione distintiva del segno nel contesto d’uso, non come requisiti autonomi e assoluti.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha riunito le cause ai fini della decisione, ha respinto integralmente i ricorsi e ha condannato Apple Inc. alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e di Swatch AG.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, per evitare la revoca, il titolare deve fornire prove solide e obiettive di un uso effettivo del marchio nel periodo rilevante, idoneo a indicare l’origine dei prodotti sul mercato. Un uso marginale, poco visibile e percepito dal pubblico come slogan pubblicitario non integra uso genuino, anche se il segno è noto o associato alla campagna promozionale del titolare.