Tribunale, Ordinanza T-558/20

Marchio UE GT10 e opposizione di Sony

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea resa nell’ambito di un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione. La controversia riguarda la domanda di registrazione del segno denominativo GT10 e il conflitto con un marchio figurativo anteriore GT e con un segno non registrato usato nel Regno Unito.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei Technologies aveva chiesto la registrazione del marchio UE GT10 per prodotti e servizi delle classi 9, 14 e 35, successivamente limitati nel corso del procedimento amministrativo. Sony Interactive Entertainment Europe, titolare dell’opposizione, aveva invocato come anteriori:

• il marchio UE figurativo GT, registrato per prodotti in classi 9, 16 e 28;
• il segno non registrato GT usato nel Regno Unito per videogiochi, accessori, servizi di vendita al dettaglio e attività di intrattenimento.

L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione dell’8 luglio 2020.

Normativa rilevante e quadro temporale

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 26 ottobre 2015, la causa è disciplinata ratione temporis dal regolamento n. 207/2009, pur essendo i riferimenti del provvedimento impugnato e delle parti al regolamento 2017/1001 da intendersi come riferiti alle corrispondenti disposizioni sostanzialmente identiche di quest’ultimo.

Le disposizioni centrali richiamate sono in particolare:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• articolo 8, paragrafo 5, sulla tutela dei marchi di reputazione;
• articolo 8, paragrafo 4, sui diritti anteriori non registrati;
• articoli 41 e 66-71 sulle procedure di opposizione e di ricorso in ambito EUIPO.

Motivi di ricorso dedotti da Sony

Sony ha proposto cinque motivi. I primi tre riguardavano gli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, sostenendo che la commissione di ricorso:

• non aveva identificato il pubblico rilevante né il suo livello di attenzione;
• non aveva considerato come una parte significativa di tale pubblico percepisse il marchio anteriore, anche come lettere "GT" in forma stilizzata;
• non aveva esaminato adeguatamente le altre censure relative a quelle disposizioni.

Gli altri due motivi riguardavano l’articolo 8, paragrafo 4, e contestavano, in sintesi, che la commissione di ricorso non avesse tenuto conto del diritto nazionale rilevante in materia di passing-off, dell’uso del segno GT, del requisito dell’uso nel commercio e della nozione di goodwill.

Ragionamento del Tribunale sul pubblico rilevante

Il Tribunale ricorda che la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e basata sulla percezione del pubblico rilevante, tenendo conto di tutti i fattori del caso, inclusa l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi sono condizioni cumulative.

Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale richiama che la valutazione del pregiudizio o dell’indebito vantaggio si effettua rispetto ai consumatori medi dei prodotti o servizi interessati, ragionevolmente informati e attenti; il livello di attenzione può variare secondo la categoria di prodotti o servizi.

Nel caso concreto, il Tribunale constata che la commissione di ricorso non aveva realmente individuato il pubblico rilevante. In particolare, il passaggio della decisione impugnata che menzionava "users likely to use both the goods and services" e non solo specifici consumatori è stato qualificato come mera enunciazione di principi, non come vera definizione del pubblico. La frase successiva, secondo cui non era necessario stabilire il livello di attenzione né se il pubblico fosse composto da consumatori medi o professionisti, dimostrava che la commissione aveva deliberatamente scelto di non procedere a tale identificazione.

Il Tribunale afferma quindi che ciò integra un errore di diritto, perché l’identificazione del pubblico è cruciale per la valutazione del rischio di confusione. Inoltre, la decisione impugnata aveva finito per fondarsi su un confronto astratto dei segni, mentre la giurisprudenza richiede una valutazione in concreto, secondo la percezione del pubblico.

Conseguenze dell’errore e assorbimento degli altri motivi

Poiché l’omessa individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione viziava l’intera analisi, il Tribunale ha ritenuto che l’azione fosse manifestamente fondata limitatamente a tale profilo. Di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Il Tribunale precisa anche di non poter sostituirsi a EUIPO nell’individuazione del pubblico e nella nuova valutazione della probabilità di confusione, trattandosi di una questione non ancora esaminata nel merito dall’ufficio e che non può essere affrontata per la prima volta in sede di controllo giurisdizionale.

Dispositivo e spese

La decisione della commissione di ricorso è stata annullata. EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Sony.

Principio affermato

In materia di opposizione fondata sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009, non è sufficiente un confronto astratto dei segni: l’autorità deve identificare il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione, poiché essi costituiscono parametri essenziali della valutazione globale. La loro omissione determina un vizio di diritto dell’intera decisione sull’opposizione.