Corte di giustizia, Sentenza C-163/16

Marchio di colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal rechtbank Den Haag nell’ambito di una controversia per contraffazione tra Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS, da un lato, e Van Haren Schoenen BV, dall’altro. La questione centrale concerneva la portata del divieto, previsto dalla direttiva 2008/95/CE, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto.

Fatti e procedimento principale

Christian Louboutin aveva registrato un marchio Benelux descritto come il colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa, limitato successivamente alle calzature con tacco alto. Van Haren aveva commercializzato scarpe con tacco alto con suola rossa e, nel procedimento principale, aveva eccepito la nullità del marchio sostenendo che si trattasse in realtà di un marchio figurativo bidimensionale, ossia una superficie rossa.

Il giudice del rinvio ha ritenuto, invece, che il colore rosso fosse inscindibilmente connesso alla suola della scarpa e che il marchio non potesse essere ridotto a un semplice segno bidimensionale. Ha inoltre osservato che, per i consumatori, il segno era percepito come indicatore d’origine e che la suola rossa dava un valore sostanziale al prodotto.

Questione pregiudiziale

Il rechtbank Den Haag ha chiesto se la nozione di "forma" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE debba essere limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, come contorni, dimensioni e volume, oppure se comprenda anche altre caratteristiche non tridimensionali, come il colore.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

• l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, che ammette come marchi i segni riproducibili graficamente idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa;
• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della stessa direttiva, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
• l’articolo 2.1 della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, rilevante nel procedimento nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2008/95/CE non definisce la nozione di "forma" e che, secondo il significato abituale del termine e il contesto del diritto dei marchi, essa designa un insieme di linee o contorni che delimitano il prodotto nello spazio.

Ne deriva che:

• un colore in sé, privo di delimitazione spaziale, non può costituire una forma;
• il fatto che un colore sia applicato su una parte specifica del prodotto non trasforma automaticamente il segno in una forma;
• nel caso di specie, la registrazione non mirava a proteggere una particolare forma della suola, poiché la descrizione del marchio precisava che il contorno della scarpa non faceva parte del marchio ma serviva soltanto a evidenziare la posizione del colore;
• l’oggetto principale della tutela era un colore identificato da un codice internazionale, e pertanto il segno non poteva considerarsi costituito esclusivamente dalla forma.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto non è costituito esclusivamente dalla forma. Il divieto di registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma non si applica, dunque, a un marchio del tipo oggetto del procedimento principale.

Principio affermato

La nozione di "forma" ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE riguarda le caratteristiche tridimensionali che delimitano il prodotto nello spazio e non include un colore applicato su una parte del prodotto quando la tutela richiesta riguarda essenzialmente quel colore e non la forma del bene.