Tribunale, Sentenza T-517/23

Marchio UE figurativo TES: revoca parziale per mancato uso e prova dell’uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca parziale di un marchio dell’Unione europea figurativo TES, registrato in classe 9. La controversia verte sulla prova dell’uso genuino del segno per diverse categorie di strumenti elettronici di misurazione e test.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato registrato nel 2006 per numerosi prodotti di classe 9, tra cui multimetri, capacitimetri, termometri, clamp meters, printers, dataloggers, insulation testers, earth/ground testers, LAN cable testers, loop/PSC testers, RCD testers, pH meters, anemometers, CO2 analysers e calibrators for sound. Nel 2020 un terzo aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, per mancato uso quinquennale. La Cancellation Division aveva accolto la domanda in parte, ravvisando l’uso genuino solo per alcuni prodotti, mentre la commissione di ricorso aveva parzialmente riformato tale decisione riconoscendo l’uso anche per multimeters for electrical quantities, clamp meters, AD/DC clamp meters e EMF testers, ma confermando la revoca per altri prodotti.

Questione preliminare: ammissibilità di nuove prove in giudizio

L’EUIPO chiedeva di dichiarare irricevibile l’allegato 18 del ricorso, contenente un’autorizzazione all’esportazione e immagini di imballaggi, perché prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il controllo di legittimità avviene sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione della decisione impugnata e che non è consentito modificare l’oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’allegato 18 è quindi dichiarato inammissibile.

Normativa e criteri sull’uso genuino

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625: la prova dell’uso deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, ed essere basata su elementi oggettivi quali confezioni, cataloghi, fatture, fotografie e dichiarazioni scritte. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’uso genuino è l’uso conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi, e deve essere valutato globalmente in base a tutti i fattori rilevanti. Non esiste una soglia quantitativa rigida: anche un uso minimo può bastare, se commercialmente giustificato; tuttavia, quanto più ridotto è il volume di vendita, tanto più il titolare deve fornire elementi supplementari che dissipino i dubbi sulla genuinità dell’uso.

Esame delle singole categorie di prodotti

Il Tribunale esamina separatamente le varie sottocategorie di prodotti contestate.

Hand-held capacitance meters for electrical quantities

Respinge la tesi del ricorrente secondo cui questi prodotti avrebbero la stessa funzione dei multimeters for electrical quantities. La semplice possibilità che uno strumento svolga più funzioni non implica che prodotti che svolgono separatamente tali funzioni appartengano alla stessa sottocategoria autonoma. Poiché i due prodotti erano presentati separatamente nei cataloghi e nella dichiarazione del direttore, il Tribunale conferma che si tratta di sottocategorie distinte. La vendita di 20 unità, senza elementi concreti sul prezzo e sulla struttura del mercato, non è sufficiente a provare un uso genuino.

Humidity and temperature meters

Il Tribunale conferma la revoca: risultano vendute solo 7 unità nell’Unione, in più Stati membri e in anni diversi, ma tale volume è ritenuto puramente simbolico rispetto alla natura del prodotto, accessibile anche al grande pubblico. La mera presenza in cataloghi o su siti internet non basta a compensare la scarsità delle vendite, soprattutto in assenza di campagne pubblicitarie concrete.

Printers and dataloggers

Per i printers, il Tribunale ritiene che alcuni termometri con funzione di stampa non possano essere assimilati ai printers in senso proprio, poiché la funzione di stampa è secondaria rispetto alla funzione principale di misurazione. Le 3 unità vendute non dimostrano un uso genuino. Per i dataloggers, invece, il Tribunale censura la commissione di ricorso: la nozione generale di datalogger non coincide con quella di termometri o strumenti di test con funzioni di raccolta dati specifiche. Le 29 unità vendute tra il 2017 e il 2020, considerate nel contesto del mercato e della natura del prodotto, sono sufficienti a dimostrare un uso genuino.

Insulation testers

Il Tribunale accoglie il ricorso su questo punto. Le 93 unità vendute nel periodo rilevante non possono essere qualificate, senza ulteriore analisi del mercato, come "very small number of sales". La commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare in modo più completo la natura del prodotto e le caratteristiche del mercato prima di escludere l’uso genuino.

Earth/ground testers

Conferma la revoca: le 15 unità vendute e i due documenti di esportazione sono considerati un volume molto modesto e privo di riscontri idonei a mostrare una presenza commerciale reale. Le mere asserzioni sulla strategia di gamma o sulla presunta ristrettezza del mercato non sono supportate da prova.

LAN cable testers

Conferma la revoca. Solo 6 unità vendute in Germania e nel Regno Unito non bastano, e la sola affermazione che il mercato stia diminuendo per effetto della diffusione del wireless non è sufficiente a giustificare l’uso minimo.

Loop/PSC testers e RCD testers

Il Tribunale conferma la revoca: 18 unità di loop/PSC testers e nessuna unità di RCD testers non sono sufficienti. La presenza nel catalogo non dimostra di per sé una reale commercializzazione né una volontà concreta di mantenere o acquisire quote di mercato.

pH meters

Anche qui il Tribunale accoglie il ricorso. Le 42 unità vendute, a un prezzo medio di circa USD 100, non sono né irrilevanti né meramente simboliche; i dati mostrano una presenza reale, sia pure embrionale, sul mercato. La commissione di ricorso ha errato nel liquidare tale prova come insufficiente solo per il fatto che le vendite non erano elevate.

anemometers, CO2 analysers/testers e calibrators for sound

Per gli anemometers, il Tribunale conferma la revoca: i dati di vendita indicano solo 3 unità, senza prove adeguate di campagne pubblicitarie riferite specificamente a tali prodotti. Per i CO2 analysers/testers, pure la prova è ritenuta insufficiente: 6 unità vendute, nonostante il prezzo relativamente alto, sono considerate un uso simbolico. Per i calibrators for sound, il Tribunale conferma la revoca: la tesi dell’inseparabilità funzionale rispetto ai sound level meters non è provata e i numeri di vendita divergono in modo significativo (16 contro 172), escludendo l’identità funzionale sostenuta dal ricorrente.

Decisione sul merito e potere di riforma

Il Tribunale ricorda che il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 può essere esercitato quando, sulla base degli elementi di fatto e di diritto già esaminati dall’EUIPO, il Tribunale è in grado di determinare quale decisione la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. Nel caso di specie, poiché la commissione aveva esaminato tutti gli elementi probatori rilevanti, il Tribunale esercita tale potere e riforma la decisione nel senso di riconoscere la prova dell’uso genuino per dataloggers, insulation testers e pH meters.

Dispositivo e spese

La decisione impugnata è annullata e modificata solo in parte, limitatamente ai prodotti dataloggers, insulation testers e pH meters; per il resto il ricorso è respinto. Poiché ciascuna parte risulta parzialmente soccombente, il Tribunale dispone la compensazione delle spese tra ricorrente ed EUIPO, mentre l’interveniente sopporta le proprie spese.