Tribunale, Sentenza T-1053/23

Nullità di un marchio UE figurativo per sfruttamento indebito della rinomanza del marchio anteriore MK MICHAEL KORS

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione figurativo. Il contenzioso oppone Tecom Master, SL, titolare del marchio contestato, a EUIPO, con intervento di Michael Kors (Switzerland) International GmbH, titolare del marchio anteriore MK MICHAEL KORS.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato richiesto il 4 settembre 2014 per prodotti delle classi 18 e 25, tra cui bagagli, borse, portafogli, copricapo, calzature e abbigliamento. Michael Kors aveva presentato domanda di nullità nel 2020 fondandola, tra l’altro, sul marchio anteriore figurativo UE MK MICHAEL KORS, registrato dal 2004 per prodotti sostanzialmente analoghi. Nel corso del procedimento dinanzi a EUIPO era stata chiesta prova dell’uso genuino del marchio anteriore, poi ritenuta sufficiente dalla divisione di cancellazione e dalla commissione di ricorso, che aveva accolto la nullità sulla base dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8(5).

Normativa applicabile

Il Tribunale distingue tra diritto sostanziale e processuale. Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 4 settembre 2014, il merito è disciplinato dal regolamento n. 207/2009; quanto alla procedura, si applicano il regolamento 2017/1001 e il regolamento delegato 2018/625. Vengono richiamati, in particolare, gli articoli 52(1)(b), 53(1)(a), 53(3), 57(2) e (3), 8(1)(b), 8(5), 15(1)(a) del regolamento n. 207/2009, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001.

Ricevibilità dei motivi

Il primo motivo, fondato sull’articolo 53(3) e relativo al preteso consenso del titolare anteriore alla registrazione e all’uso del segno contestato, è dichiarato irricevibile perché sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale è limitato alla legittimità della decisione della commissione di ricorso e che le parti non possono alterare l’oggetto della controversia. Anche il motivo basato sull’articolo 52(1)(b) è respinto, poiché la commissione di ricorso non aveva esaminato tale fondamento di nullità.

Uso genuino del marchio anteriore

Sul terzo motivo, il Tribunale conferma che l’uso genuino del marchio anteriore era stato provato per le classi 18 e 25. Rileva che la commissione di ricorso aveva correttamente valutato documenti relativi a vendite, campagne pubblicitarie, cataloghi, fatture, stampa e social media. Quanto alla forma del segno utilizzata, il Tribunale afferma che l’uso di variazioni grafiche o di presentazioni in cui compaiono gli elementi "MK" e "Michael Kors" non altera il carattere distintivo del marchio registrato, perché gli elementi principali restano riconoscibili e percepiti come indicazione dell’origine commerciale. Precisa inoltre che, ai fini dell’articolo 57(2) e (3), il periodo di uso rilevante decorre dalla pubblicazione della domanda del marchio contestato, non dalla data di deposito.

Rinomanza del marchio anteriore

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore godeva, alla data rilevante, di una forte rinomanza nell’Unione per prodotti delle classi 18 e 25. La prova era data da dati di vendita, campagne su riviste di grande diffusione, visibilità su social media, copertura stampa, presenza nei punti vendita e investimenti promozionali in vari Stati membri. Il fatto che la prova si riferisse spesso alla forma usata del segno e non solo alla forma registrata non impediva di riconoscere la rinomanza, poiché quella forma non alterava il carattere distintivo del marchio.

Somiglianza tra i segni e nesso mentale

Quanto alla comparazione, il Tribunale ritiene che i segni fossero simili in grado medio sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Il tratto comune "MK" è considerato distintivo e visivamente attraente in entrambi i segni; gli elementi differenzianti "Kors" e "Michele" sono in posizione secondaria e non bastano a neutralizzare la somiglianza complessiva. La presenza del nome "Michael" in entrambi i segni rafforza anche la similitudine concettuale. Su tale base, il pubblico di riferimento, composto dal grande pubblico dell’Unione con attenzione media, poteva stabilire un nesso tra i marchi senza confonderli.

Vantaggio indebito e assenza di giusto motivo

Il Tribunale approva anche l’accertamento secondo cui l’uso del marchio contestato per prodotti identici o strettamente connessi consentiva di agganciarsi alla forza attrattiva e agli investimenti promozionali del marchio rinomato, traendone un vantaggio indebito. Inoltre, la ricorrente non aveva né dedotto né provato un giusto motivo per tale uso. Ne segue che erano soddisfatte le condizioni dell’articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009.

Dispositivo e rilievo pratico

Il ricorso è integralmente respinto. Tecom Master è condannata alle spese del procedimento, mentre EUIPO sopporta le proprie spese; la società interveniente ottiene la condanna della ricorrente alle proprie spese. La pronuncia è rilevante perché ribadisce l’ampiezza della tutela dei marchi UE rinomati nel settore moda e la possibilità di provare uso e reputazione anche mediante forme del segno che non ne alterino il carattere distintivo.