Tribunale, Sentenza T-30/23

Probabilità di confusione tra i marchi figurativi flyPersia e flydubai

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina se, per servizi di trasporto e servizi connessi della classe 39, sussista un rischio di confusione tra il segno richiesto "flyPersia" e il marchio anteriore "flydubai".

Fatti e procedimento amministrativo

I ricorrenti avevano depositato una domanda di marchio UE figurativo per numerosi servizi di trasporto, prenotazione e assistenza nel settore aereo e, più in generale, dei trasporti. Dubai Aviation Corp. aveva proposto opposizione sulla base di un marchio UE anteriore registrato per servizi della classe 39, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il pubblico pertinente fosse quello slovacco, sloveno, ungherese e ceco non anglofono, con livello di attenzione da medio ad alto, e che i segni fossero simili in misura sufficiente a creare probabilità di confusione.

Questione giuridica

La censura unica dei ricorrenti verteva sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza essi contestavano:

• la qualificazione del termine "fly" come elemento distintivo nel settore dei servizi di trasporto aereo;
• l’assenza di distintività del termine "persia" per una parte non trascurabile del pubblico;
• l’eccessiva valorizzazione degli elementi figurativi e della struttura dei segni da parte della commissione di ricorso;
• la conclusione finale di probabilità di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto dell’impressione d’insieme prodotta dai segni, del pubblico pertinente, della somiglianza dei servizi e del nesso di interdipendenza tra i vari fattori. Ricorda inoltre che, per segni complessi, occorre considerare gli elementi distintivi e dominanti e che, in presenza di un marchio anteriore debole, la somiglianza dei segni deve essere più marcata per fondare un rischio di confusione.

Valutazione degli elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale disattende l’analisi della commissione di ricorso su alcuni punti centrali.

Quanto al termine "fly", rileva che nel settore del trasporto aereo esso è frequentemente utilizzato, anche in paesi non anglofoni, in nomi di compagnie, slogan, informazioni di volo, installazioni aeroportuali e riviste di bordo. Per il pubblico pertinente in questione, il termine viene dunque compreso come riferimento al volo o all’aria, e non come elemento dotato di distintività. Solo una parte trascurabile del pubblico non ne coglierebbe il significato.

Quanto ai termini "dubai" e "persia", il Tribunale distingue le due situazioni:

• "dubai" è percepito come indicazione geografica del luogo di origine o destinazione dei servizi e manca di distintività;
• "persia" è percepito da una parte del pubblico come riferimento a un territorio esistente o storico, ma da un’altra parte come richiamo a un antico impero non più esistente o persino immaginario. Per tale motivo il termine non è privo di distintività per una parte non trascurabile del pubblico e, comunque, ha una distintività al più debole.

Il Tribunale osserva poi che, nell’impressione d’insieme, i termini "persia" e "dubai" prevalgono su "fly" per lunghezza, colore e stilizzazione. Pertanto censura la commissione di ricorso per avere sottovalutato il peso visivo degli elementi finali dei segni.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo il Tribunale ritiene che i segni siano solo debolmente simili. È vero che condividono l’elemento iniziale "fly" e una stilizzazione simile, ma le differenze tra "persia" e "dubai", la diversa configurazione grafica, la presenza del disegno di un aeroplano nel segno richiesto e l’elemento in caratteri persiani nel segno applicato incidono in modo significativo sull’impressione complessiva.

Sul piano fonetico il Tribunale conclude ancora per una bassa somiglianza. I segni coincidono nel suono di "fly", ma divergono nei suoni di "persia" e "dubai"; inoltre il testo in persiano non viene pronunciato dal pubblico pertinente. Poiché "fly" è breve e poco o per nulla distintivo nel contesto considerato, non può neutralizzare le differenze fonetiche dovute agli altri elementi.

Sul piano concettuale il Tribunale non accoglie la tesi dei ricorrenti secondo cui i segni sarebbero chiaramente diversi. Rileva che "fly" evoca in entrambi i casi l’idea di viaggio e che "persia" e "dubai" possono alludere a una destinazione o a un’origine geografica; pertanto non si può affermare che i segni siano concettualmente distinti in modo rilevante.

Valutazione globale della probabilità di confusione

Pur riconoscendo che i servizi sono in parte identici e in parte simili, il Tribunale afferma che il marchio anteriore ha, al più, una distintività debole, poiché gli elementi "fly" e "dubai" sono descrittivi o geografici. La commissione di ricorso aveva errato nel considerare il marchio anteriore dotato di distintività normale e nel valorizzarne la struttura grafica come fattore autonomo di distintività.

Dato il basso grado di somiglianza visiva e fonetica dei segni e la debole distintività del marchio anteriore, non sussiste un rischio di confusione, neppure tenendo conto del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata.

Domanda di rinvio alla commissione di ricorso

La seconda domanda dei ricorrenti, volta a ottenere il rinvio della causa alla commissione di ricorso, viene respinta come irricevibile per difetto di autonomo oggetto. Il Tribunale ricorda che spetta all’EUIPO adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

Spese

Poiché l’EUIPO risulta soccombente, è condannato alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi degli articoli 134, paragrafo 1, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Dispositivo

Il Tribunale:

• annulla la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2022;
• respinge il ricorso per il resto;
• condanna l’EUIPO alle spese, comprese quelle necessarie sostenute davanti alla commissione di ricorso.

Principio affermato

In materia di opposizione a marchio UE, quando i segni condividono un elemento iniziale descrittivo o debolmente distintivo nel settore interessato e gli altri elementi hanno peso visivo e fonetico predominante, non può ritenersi sussistente una probabilità di confusione se il marchio anteriore presenta al più distintività debole e il confronto globale evidenzia una bassa somiglianza complessiva tra i segni.