Tribunale, Sentenza T-1188/23

Marchio UE: opposizione tra NOVARES e NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha deciso un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il segno figurativo "NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN" e il marchio anteriore verbale "Novares", entrambi per prodotti della classe 1.

Fatti e procedimento amministrativo

Novaresine Srl aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo per resine alchidiche e poliesteri non saturi/saturi. Rain Carbon Germany GmbH, quale successore di Rütgers Germany GmbH, aveva proposto opposizione fondata sul marchio UE anteriore "Novares", registrato per "unprocessed artificial resins, in particular thermoplastic xylol or resin mixtures". Su richiesta dell’interveniente, EUIPO aveva anche avviato la procedura di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

L’Opposizione aveva accolto l’opposizione, ritenendo esistente il rischio di confusione sulla base della distintività media intrinseca del marchio anteriore. La Commissione di ricorso aveva invece annullato tale decisione, escludendo il rischio di confusione sulla sola base della distintività intrinseca e rinviando la causa all’Opposizione per valutare un’eventuale distintività rafforzata acquisita con l’uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento.

La questione centrale era se la Commissione di ricorso avesse correttamente escluso il rischio di confusione tra i segni in presenza di prodotti almeno simili e di un marchio anteriore dotato di distintività normale.

Normativa rilevante e standard applicato

Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l’identità o somiglianza con il marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei prodotti, sussiste rischio di confusione nel pubblico del territorio protetto. Ricorda inoltre che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

Sul piano processuale, il Tribunale richiama l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, per affermare che la decisione di rinvio alla divisione di opposizione non impedisce di impugnare immediatamente le statuizioni definitive rese dalla Commissione di ricorso sui punti di diritto e di fatto rilevanti.

Ammissibilità del primo motivo

EUIPO sosteneva che la Commissione di ricorso non avesse assunto una posizione finale sulla confusione, limitandosi a rinviare la causa. Il Tribunale respinge tale tesi: nella decisione impugnata la Commissione di ricorso aveva infatti già espresso una valutazione definitiva sulla somiglianza dei prodotti, dei segni e sull’assenza di rischio di confusione sulla base della distintività media del marchio anteriore. Di conseguenza, il primo motivo era ammissibile.

Valutazione del pubblico di riferimento

Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è costituito da professionisti del settore chimico, con livello di attenzione elevato, e che il territorio pertinente è l’Unione europea. Su questo punto non vi era contestazione sostanziale.

Somiglianza dei prodotti

La Commissione di ricorso aveva riconosciuto almeno un basso grado di somiglianza tra i prodotti, osservando che si trattava comunque di resine termoplastiche con natura, destinazione e clientela in parte comuni. Il Tribunale censura però questa formulazione perché troppo indeterminata: dato che i prodotti erano stati ritenuti in diretta concorrenza o comunque destinati agli stessi utilizzatori, la somiglianza avrebbe dovuto essere qualificata in termini più precisi e, nella sostanza, come elevata.

Il Tribunale sottolinea che una somiglianza di grado basso non è coerente con una descrizione dei prodotti come aventi la stessa natura e lo stesso possibile impiego. Tale errore incide sulla valutazione globale, in quanto il principio di interdipendenza richiede di ponderare con precisione il grado di somiglianza dei prodotti rispetto a quello dei segni.

Somiglianza dei segni: profilo concettuale e percettivo del termine “nova”

Per il Tribunale, la Commissione di ricorso ha errato nel limitare la propria analisi solo ad alcune parti del pubblico dell’Unione che comprendono il termine "nova" come "nuovo" o "novità". In materia di marchio UE, ciò che conta è la percezione delle parti non trascurabili del pubblico rilevante per le quali i segni risultano più simili.

Ne consegue che occorreva considerare anche il segmento del pubblico per il quale "nova" non ha alcun significato: per tale parte, il termine comune ha distintività media e contribuisce in modo apprezzabile alla somiglianza dei segni. La Commissione di ricorso, invece, aveva di fatto trascurato il pubblico germanofono o lituanofono indicato dall’Opposizione, per il quale il termine non era semanticamente evocativo.

Somiglianza visiva

Quanto al profilo visivo, il Tribunale osserva che il marchio richiesto incorpora integralmente la sequenza di lettere dell’anteriore "Novares" nel componente dominante "novaresine". La presenza del gruppo figurativo stilizzato "nr" ha un rilievo limitato, perché richiama direttamente le lettere iniziali e finali della parte verbale e non possiede una forte autonomia semantica o distintiva.

Il Tribunale ritiene quindi errata la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui la somiglianza visiva sarebbe soltanto bassa: per la parte del pubblico che non attribuisce significato a "nova", la somiglianza è almeno media.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, la Commissione di ricorso aveva individuato una somiglianza media. Il Tribunale, invece, rileva che la parte dominante del segno richiesto, "novaresine", contiene nella sua apertura l’intero marchio anteriore "novares" e che la parte aggiuntiva finale non elimina l’elevata prossimità sonora, soprattutto perché il segmento accessorio "innovation goes green" è secondario e normalmente non viene pronunciato.

Per il segmento di pubblico che non percepisce il significato di "nova", la somiglianza fonetica è quindi elevata.

Somiglianza concettuale

La Commissione di ricorso aveva ritenuto la comparazione concettuale neutra, salvo un richiamo generico alla novità. Il Tribunale precisa invece che, per il pubblico che associa "nova" a "novità", esiste almeno una somiglianza concettuale bassa, mentre per il resto del pubblico la comparazione resta neutra. Anche questo profilo conferma che la Commissione di ricorso ha sottovalutato la diversità delle percezioni all’interno del pubblico rilevante.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

La distintività intrinseca del marchio anteriore è stata correttamente considerata normale, cioè media. Tuttavia, alla luce della somiglianza dei prodotti e della combinazione di somiglianze visive e fonetiche, il Tribunale ritiene che il livello di attenzione elevato del pubblico professionale non basti a escludere il rischio di confusione.

La decisione impugnata presenta anche un’incongruenza interna: nella parte comparativa la Commissione di ricorso descriveva i segni come visivamente poco simili e foneticamente solo mediamente simili, mentre nella valutazione globale sembrava fare leva su una somiglianza visiva media e fonetica elevata. Tale contraddizione compromette la coerenza dell’intero ragionamento.

Decisione e potere di alterazione

Accolto il primo motivo, il Tribunale non esamina il secondo. Ritiene inoltre sussistenti i presupposti per esercitare il potere di alterazione ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: poiché la Commissione di ricorso aveva già statuito sugli elementi necessari, il Tribunale ha potuto stabilire quale decisione avrebbe dovuto essere adottata.

Di conseguenza, il ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso di Novaresine Srl è stato respinto e l’opposizione originaria di Rain Carbon Germany è stata confermata.

Spese

Poiché EUIPO e l’interveniente sono risultati soccombenti, il Tribunale ha posto le spese a carico di EUIPO, con obbligo di rifondere quelle della ricorrente, e ha condannato Novaresine Srl a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

In un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, l’analisi del rischio di confusione deve tener conto della percezione di tutte le parti non trascurabili del pubblico rilevante nell’Unione e non può essere ristretta al solo segmento che coglie un significato comune nei segni. Se i prodotti sono fortemente simili e il segno richiesto incorpora in sostanza il marchio anteriore, la sola presenza di elementi figurativi o aggiuntivi secondari non basta a escludere il rischio di confusione, specie in presenza di distintività media del marchio anteriore.