Tribunale, Sentenza T-315/21

Marchio UE APIAL contro APIRETAL

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è il segno verbale APIAL, opposto dal titolare del marchio anteriore APIRETAL per prodotti farmaceutici.

Fatti e procedimento amministrativo

Nordesta GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio UE verbale APIAL per prodotti delle classi 3, 4 e 5. Laboratorios Ern, titolare del marchio anteriore APIRETAL, aveva presentato opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, fondandola sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5.

L’EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e il titolare dell’opposizione aveva dimostrato l’uso solo per la sottocategoria dei "prodotti farmaceutici antipiretici". La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Normativa rilevante

La sentenza si fonda in particolare su:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, relativo al rischio di confusione;
• articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, relativo alla tutela dei marchi anteriori dotati di reputazione;
• articolo 47, paragrafo 2, sulla limitazione dell’esame ai prodotti per i quali l’uso effettivo è stato provato;
• articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento 2017/1001, che delimitano il controllo di legittimità del Tribunale;
• articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, che impedisce di modificare l’oggetto della controversia con elementi nuovi.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il ricorrente aveva depositato in allegato al ricorso un rapporto di mercato del 24 maggio 2021 e una dichiarazione giurata del 1 giugno 2021, volti a dimostrare la reputazione del marchio anteriore. Il Tribunale li dichiara inammissibili perché formatisi dopo la decisione impugnata e perché il controllo del giudice dell’Unione deve svolgersi sulla base del quadro fattuale e giuridico esistente davanti alla Commissione di ricorso.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): confronto dei prodotti

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza tra i segni e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e che la valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori.

Quanto ai prodotti, conferma la valutazione della Commissione di ricorso:

• i prodotti delle classi 3 e 4 coperti da APIAL sono dissimili dai prodotti farmaceutici antipiretici coperti da APIRETAL, per natura, finalità, modo d’uso e assenza di complementarità o concorrenza;
• per la classe 5, i "prodotti farmaceutici per la cura della pelle" e gli "integratori alimentari" risultano solo debolmente simili ai prodotti farmaceutici antipiretici, poiché hanno indicazioni terapeutiche, natura e modalità d’uso diverse.

La mera esistenza di canali di distribuzione coincidenti non è sufficiente, da sola, a determinare la somiglianza dei prodotti.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni coincidono nelle prime tre lettere e nelle ultime due, ma differiscono per la presenza, nel marchio anteriore, delle lettere centrali "r", "e" e "t"; inoltre, i segni hanno lunghezze chiaramente diverse e il marchio richiesto non è riprodotto integralmente nel marchio anteriore.

Sul piano fonetico, i segni coincidono nelle prime due sillabe ma divergono nella parte centrale e nel numero di sillabe. Sul piano concettuale, il raffronto è neutro perché nessuno dei due segni ha un significato percepibile.

Il Tribunale conferma quindi una bassa somiglianza visiva e fonetica, ritenendo irrilevanti i precedenti richiamati dal ricorrente, perché relativi a situazioni fattuali diverse.

Valutazione globale del rischio di confusione

Per i prodotti delle classi 3 e 4, poiché manca la somiglianza dei prodotti, una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), difetta e l’opposizione non può essere accolta.

Per i prodotti della classe 5, il Tribunale evidenzia che il pubblico pertinente è composto dal grande pubblico e dai professionisti sanitari, entrambi con un livello di attenzione elevato, trattandosi di prodotti che incidono sulla salute. In presenza di bassa somiglianza tra i segni, bassa somiglianza tra i prodotti e pubblico attento, anche una maggiore distintività del marchio anteriore non basta a far sorgere il rischio di confusione.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 5: reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale ricorda che la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede cumulativamente:

• un marchio anteriore registrato;
• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore nell’Unione;
• rischio di vantaggio indebito o pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione.

Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva ritenuto non dimostrata la reputazione di APIRETAL alla data rilevante, cioè il 20 settembre 2018. Il Tribunale conferma tale conclusione: documenti del 2010 e fatture fino al 2018 attestano un uso intenso e una certa notorietà in Spagna, ma il ricorrente non dimostra che tale notorietà persistesse alla data di deposito della domanda contestata. Mancano inoltre elementi sul mercato, sulla quota detenuta o sugli investimenti pubblicitari idonei a collegare i documenti più risalenti alla situazione del 2018.

Irrilevanza dei precedenti invocati dal ricorrente

Il Tribunale rileva che una decisione amministrativa o giurisdizionale precedente, che aveva riconosciuto la reputazione del marchio anteriore in una data diversa, non impone un esito identico nel presente giudizio. Il lasso temporale di otto anni tra la documentazione del 2010 e la data rilevante nel caso in esame impedisce di trasporre automaticamente quella valutazione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Di conseguenza, Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.