Tribunale, Sentenza T-281/21

Marchio dell’Unione europea: opposizione fondata su diritti anteriori non registrati nel Regno Unito dopo la Brexit

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo, "APE TEES". Il nodo centrale è l’effetto del recesso del Regno Unito sulla possibilità di fondare l’opposizione su marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e iter amministrativo

Il 30 giugno 2015 Junguo Ye ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35. Nowhere Co. Ltd ha presentato opposizione l’8 marzo 2016, basandosi su tre marchi figurativi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare nel Regno Unito. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione; la seconda commissione di ricorso ha confermato inizialmente il rigetto, poi ha revocato la prima decisione per errore manifesto, e infine, con decisione del 10 febbraio 2021, ha nuovamente respinto il ricorso dell’opponente. In quest’ultima decisione ha ritenuto che, dopo il recesso del Regno Unito e la fine del periodo transitorio il 31 dicembre 2020, Nowhere Co. non potesse più invocare l’action for passing off del diritto inglese come base dell’opposizione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha dovuto stabilire se, in un procedimento di opposizione:

• il diritto anteriore invocato debba esistere solo alla data di deposito della domanda di marchio contestata;
• oppure debba sussistere anche alla data della decisione finale dell’EUIPO.

La questione era decisiva perché la commissione di ricorso aveva applicato la situazione esistente nel 2021, cioè dopo la scadenza del periodo transitorio, mentre la domanda di marchio e l’opposizione erano anteriori alla Brexit.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, per il diritto sostanziale applicabile, il regolamento n. 207/2009 nella versione anteriore alle modifiche del regolamento 2015/2424, poiché la domanda di marchio era stata depositata nel 2015. Vengono in rilievo in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 41 del medesimo regolamento, sulla procedura di opposizione;
• gli articoli 42, paragrafi 2 e 3, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore;
• gli articoli 51 e 52 del regolamento 2017/1001, richiamati sul funzionamento della registrazione;
• le regole 19 e 20 del regolamento n. 2868/95, sulla prova del diritto anteriore;
• l’accordo di recesso, in particolare gli articoli 126 e 127 sul periodo transitorio e gli articoli da 54 a 61 sulla proprietà intellettuale;
• l’articolo 50 TUE, quale base del recesso del Regno Unito.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativa va apprezzata al momento del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea contro cui è proposta opposizione. Il fatto che il marchio o il diritto anteriore perda successivamente rilevanza in uno Stato membro, per esempio per effetto del recesso di uno Stato, è in linea di principio irrilevante.

Il Tribunale precisa che l’accordo di recesso non disciplina espressamente l’ipotesi di un’opposizione proposta prima dell’entrata in vigore dell’accordo, fondata su un diritto anteriore protetto nel Regno Unito contro una domanda di marchio UE presentata anch’essa prima di tale data. Tuttavia, nel caso concreto, tutti gli atti amministrativi rilevanti erano intervenuti prima della fine del periodo transitorio, e l’unico atto successivo era la decisione impugnata.

Respinge poi gli argomenti dell’EUIPO:

• il tempo verbale usato nell’articolo 8, paragrafo 4, non consente di individuare come momento rilevante la data della decisione impugnata;
• le regole 19 e 20 del regolamento n. 2868/95 richiedono la prova del diritto anteriore entro un termine anteriore e non avvalorano la tesi dell’EUIPO;
• le disposizioni sull’uso effettivo del marchio anteriore non sono decisive, perché non applicabili d’ufficio e comunque riferite a un periodo precedente alla pubblicazione della domanda;
• i riferimenti alla nullità non sono pertinenti in un procedimento di opposizione;
• l’argomento secondo cui dopo la fine del periodo transitorio non potrebbe più esistere conflitto è respinto, perché la registrazione, se accordata, produce effetti dalla data di deposito della domanda e il conflitto poteva esistere nel periodo intermedio tra deposito e fine del periodo transitorio.

Ne consegue che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto dei marchi anteriori non registrati utilizzati nel Regno Unito, perché essi erano in linea di principio idonei a fondare l’opposizione alla data rilevante.

Decisione e dispositivi

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso del 10 febbraio 2021. Respinge invece la domanda di riforma con cui Nowhere Co. chiedeva direttamente il rigetto della registrazione del marchio, perché la commissione di ricorso non aveva ancora esaminato nel merito la fondatezza dell’opposizione dopo aver escluso, erroneamente, la rilevanza dei diritti anteriori non registrati nel Regno Unito. L’EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

La data rilevante per valutare un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea fondata su diritti anteriori non registrati è, in linea di principio, quella del deposito della domanda contestata; il successivo venir meno dell’ordinamento nazionale su cui tali diritti si fondano, per effetto della Brexit e della fine del periodo transitorio, non priva di rilevanza un’opposizione proposta quando quei diritti erano ancora idonei a essere fatti valere.