Corte di giustizia, Sentenza C-607/19

Decadenza del marchio dell’Unione per mancato uso: data rilevante in caso di domanda riconvenzionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra Husqvarna AB e Lidl Digital International GmbH & Co. KG in materia di contraffazione di un marchio tridimensionale dell’Unione. La questione centrale concerne la data da prendere in considerazione per verificare il compimento del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, quando la decadenza sia eccepita o domandata in via riconvenzionale nel processo per contraffazione.

Fatti e procedimento principale

Husqvarna era titolare di un marchio tridimensionale dell’Unione registrato per prodotti "irrigatori". Lidl aveva commercializzato, tra il luglio 2014 e il gennaio 2015, un kit di tubi per irrigazione a spirale. Husqvarna ha agito in contraffazione davanti al Landgericht Düsseldorf, chiedendo inibitoria e risarcimento; Lidl ha proposto domanda riconvenzionale di decadenza per mancato uso.

Il primo giudice ha accolto la domanda di contraffazione e respinto la riconvenzionale. In appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha invece dichiarato Husqvarna decaduta con effetto dal 31 maggio 2017, ritenendo decisiva l’ultima udienza di discussione del 24 ottobre 2017, e non la data della domanda riconvenzionale proposta nel settembre 2015.

Questioni pregiudiziali

Il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte, in sostanza:

• se la determinazione del dies a quo per il calcolo del periodo quinquennale di mancato uso rientri nel regime del regolamento sul marchio dell’Unione o sia rimessa al diritto nazionale;
• in caso di risposta affermativa, se la data rilevante sia quella della domanda riconvenzionale o quella dell’ultima udienza di discussione in appello.

Normativa rilevante

La Corte richiama, per il regolamento n. 207/2009:

• il considerando 3 e l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio dell’Unione;
• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sulla decadenza per mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni;
• l’articolo 55, paragrafo 1, sugli effetti della decadenza dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale;
• l’articolo 101, paragrafi 1-3, sul diritto applicabile nei tribunali dei marchi dell’Unione.

Richiama inoltre, per il regolamento 2017/1001, il considerando 24, l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 129, paragrafi 1-3, e le disposizioni di abrogazione ed entrata in vigore. Tuttavia, poiché la domanda riconvenzionale è stata proposta quando era ancora applicabile il regolamento n. 207/2009, la decisione è resa con riferimento a quest’ultimo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 207/2009 non indica espressamente la data rilevante per verificare il compimento del quinquennio di mancato uso. Tuttavia, dal sistema del regolamento emerge che tale verifica va effettuata alla data della proposizione della domanda, poiché l’articolo 55, paragrafo 1, prevede che il marchio sia considerato privo di effetti a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale.

La Corte sottolinea che un’interpretazione fondata sulla data dell’ultima udienza di discussione sarebbe incoerente con il regime degli effetti della decadenza: consentirebbe che la decadenza produca effetti in un momento in cui, al momento della proposizione della domanda, il presupposto del mancato uso quinquennale non era ancora maturato. L’articolo 55, paragrafo 1, consente solo, eccezionalmente, di retrodatare gli effetti della decadenza a un momento anteriore alla domanda, non di posticiparne la verifica a una data successiva.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’effettività della tutela e sull’economia processuale. Una soluzione rimessa alle regole processuali nazionali farebbe dipendere la portata della tutela del marchio dell’Unione dalla durata del processo e comprometterebbe il carattere unitario del marchio, sancito dal considerando 3 e dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La fondatezza della domanda riconvenzionale di decadenza non può variare da uno Stato membro all’altro in base alle regole procedurali nazionali.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell’Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni sia giunto a termine è quella della proposizione della domanda riconvenzionale.

Principio affermato

Ai fini della decadenza per mancato uso in via riconvenzionale, il giudice deve verificare se il marchio fosse già rimasto inutilizzato per cinque anni alla data in cui la domanda riconvenzionale è stata depositata; non rileva l’ulteriore decorso del tempo nel corso del processo.