Tribunale, Sentenza T-467/20

Opposizione al marchio UE ZARA: uso effettivo e rischio di confusione

La sentenza del Tribunale riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE "ZARA". La controversia oppone Inditex a Ffauf Italia ed è centrata sulla prova dell’uso effettivo di marchi anteriori per prodotti alimentari e sulla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Inditex aveva chiesto la registrazione del segno ZARA per numerosi prodotti e servizi nelle classi 29, 30, 31, 32, 35 e 43. Ffauf Italia ha proposto opposizione fondandosi, tra gli altri, su:

• il marchio internazionale LE DELIZIE ZARA, designante l’Unione europea e con efficacia, tra l’altro, nel Regno Unito;
• il marchio italiano figurativo ZARA.

Su richiesta del richiedente, l’opponente ha dovuto fornire la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori. La Divisione di opposizione ha accolto in parte l’opposizione; la successiva decisione della Quinta Commissione di ricorso era stata annullata dal Tribunale per difetto di motivazione; la causa è quindi tornata davanti alla Quarta Commissione di ricorso, che con decisione del 8 maggio 2020 ha nuovamente accolto in parte l’opposizione, ritenendo provato l’uso effettivo del marchio italiano ZARA per la pasta secca di origine italiana e ravvisando un rischio di confusione per i prodotti e servizi delle classi 29, 30, 35 e 43.

Normativa rilevante e diritto applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di marchio UE è stata depositata il 5 marzo 2010, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. La procedura davanti al Tribunale è invece regolata dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal regolamento di procedura. Per la prova dell’uso si applicano le regole corrispondenti del regolamento n. 2868/95.

Questioni preliminari: ricevibilità e documenti nuovi

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente, chiarendo che il termine di proposizione del ricorso beneficia dell’aumento di 10 giorni per la distanza anche quando l’atto è depositato tramite e-Curia.

Quanto ai documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, ne dichiara l’inammissibilità, salvo un provvedimento giurisprudenziale nazionale che, in quanto richiamo a giurisprudenza nazionale, può essere citato. Invece, il certificato di rinnovo del marchio italiano anteriore prodotto tardivamente all’udienza è dichiarato irricevibile.

Eccezione relativa alla Brexit

Inditex sosteneva che, dopo la fine del periodo transitorio, il marchio internazionale anteriore che aveva efficacia nel Regno Unito non potesse più essere invocato nell’opposizione. Il Tribunale respinge tale argomento: la sussistenza di un motivo relativo di rifiuto va valutata alla data di deposito della domanda di marchio UE, ossia il 5 marzo 2010, quando il Regno Unito era ancora Stato membro. La successiva uscita del Regno Unito dall’Unione è quindi irrilevante per la validità dell’opposizione nel caso di specie.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio italiano ZARA

Il Tribunale esamina la doglianza con cui Inditex contestava la prova dell’uso effettivo del marchio italiano figurativo ZARA per la pasta secca di origine italiana.

Ricorda che l’uso effettivo esige un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti, e che la valutazione deve essere globale, tenendo conto di:

• natura dell’uso;
• periodo e luogo di utilizzo;
• portata dell’utilizzo;
• caratteristiche del settore economico interessato.

In applicazione di tali criteri, il Tribunale ritiene corretta la valutazione della Commissione di ricorso, che aveva considerato un insieme di elementi: dichiarazione testimoniale del presidente del consiglio di amministrazione di Pasta Zara, cataloghi elettronici, documentazione promozionale, campioni di imballaggi e pubblicità, numerose fatture di vendita e fatture relative alla partecipazione a fiere. Il fatto che alcune fatture mostrassero un volume di vendite non elevatissimo non impedisce di riconoscere l’uso effettivo, poiché nel diritto dei marchi non è richiesto un successo commerciale di grande scala.

Il Tribunale conferma inoltre che:

• l’uso pubblico e esterno non deve emergere da ciascun documento singolarmente considerato;
• documenti interni o promozionali possono concorrere, insieme ad altri, a provare l’uso;
• le fatture di partecipazione a fiere possono essere rilevanti non solo per l’entità delle vendite, ma anche per la natura e la pubblicità dell’uso.

Conclusione: la prova dell’uso effettivo del marchio italiano ZARA per la pasta secca di origine italiana è stata correttamente riconosciuta.

Secondo motivo, prima parte: similarità tra prodotti e servizi

Il Tribunale analizza poi la valutazione della similarità tra i prodotti/servizi coperti dal marchio richiesto e quelli protetti dai marchi anteriori. Richiama i criteri consolidati: natura, destinazione, modalità d’uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione.

Conferma, in sostanza, le conclusioni della Commissione di ricorso, ritenendo che fossero correttamente ravvisate similarità, a livelli diversi, tra:

• prodotti alimentari della classe 29 e prodotti anteriori come olio d’oliva e salse per pasta;
• prodotti della classe 30 e pasta secca, grissini, aceto balsamico, salse per pasta, olio d’oliva;
• servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso della classe 35 e i prodotti alimentari anteriori, per complementarità;
• servizi di ristorazione della classe 43 e pasta secca/salse per pasta, per complementarità e interrelazione commerciale.

Il Tribunale sottolinea che la similarità può derivare anche da una relazione di complementarità forte, e che per i servizi di vendita al dettaglio la relazione con i prodotti venduti può essere autonoma e sufficiente a fondare la similarità. Per i servizi di ristorazione, richiama la giurisprudenza secondo cui i prodotti alimentari e i servizi di ristorazione possono essere percepiti dal pubblico come provenienti da imprese collegate o dalla stessa impresa.

Secondo motivo, seconda parte: confronto tra i segni

Sul piano del confronto tra i segni, il Tribunale osserva che il segno richiesto è costituito dal solo elemento "ZARA", integralmente ricompreso nei marchi anteriori. Per il marchio italiano figurativo ZARA, la differenza data dall’elemento figurativo non è tale da incidere sensibilmente sulla somiglianza complessiva; per il marchio LE DELIZIE ZARA, l’espressione aggiuntiva "le delizie" ha un carattere distintivo debole nel contesto di prodotti alimentari ed è quindi incapace di neutralizzare l’elemento ZARA, che resta dominante e distintivo.

Il Tribunale conferma quindi che:

• la somiglianza visiva e fonetica è elevata o comunque rilevante;
• la comparazione concettuale è neutra o non possibile, poiché "ZARA" non ha un significato pertinente per i prodotti e servizi in questione;
• la notorietà asserita del marchio successivo non è rilevante per aumentare la sua distintività ai fini del giudizio di confondibilità.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, il Tribunale ritiene che il rischio di confusione sia correttamente stato affermato per i prodotti e servizi in contestazione. La combinazione tra:

• forte somiglianza dei segni;
• distintività intrinseca media dei marchi anteriori;
• identità o similarità, anche di grado variabile, dei prodotti e servizi;
• livello di attenzione medio del pubblico rilevante, consente di ritenere probabile che il pubblico stabilisca un collegamento economico tra i segni.

La Corte osserva anche che gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente non mutano il risultato, poiché i loro prodotti risultano identici o comunque non incidono sulla constatazione di similarità già raggiunta.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Inditex e condanna la ricorrente alle spese. Conferma quindi la legittimità della decisione della Commissione di ricorso che aveva accolto parzialmente l’opposizione e negato la registrazione del marchio ZARA per parte dei prodotti e servizi richiesti.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la prova dell’uso effettivo va valutata globalmente e non richiede vendite elevate;
• l’uso può risultare da un insieme di prove eterogenee, anche se alcune sono documenti interni o indiretti;
• per i prodotti alimentari e i servizi di vendita/ristorazione, la complementarità può bastare a fondare la similarità;
• nel giudizio di confusione conta la percezione complessiva del pubblico e l’elemento dominante del segno, non la sola reputazione del marchio successivo.