Tribunale, Sentenza T-100/19

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato: portata dell’esame e obbligo di motivazione

La sentenza riguarda un ricorso proposto contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il tema centrale è la corretta portata dell’esame dell’EUIPO ai sensi del regolamento n. 6/2002 e, in particolare, l’obbligo di motivare il mancato esame dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, relativo alle componenti di un prodotto complesso.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è L. Oliva Torras, S.A.; l’EUIPO è la convenuta; l’interveniente è Mecánica del Frío, S.L. Le due imprese operano nello stesso settore dei kit di collegamento per impianti di refrigerazione o condizionamento d’aria applicati ai veicoli a motore. L’interveniente aveva ottenuto la registrazione del disegno o modello contestato, relativo a un dispositivo di attacco per veicoli. Successivamente la ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità sostenendo che il modello non soddisfaceva i requisiti di protezione previsti dal regolamento n. 6/2002.

Procedimento dinanzi all’EUIPO

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità, ritenendo che la divulgazione anteriore dimostrata non bastasse a contestare novità e carattere individuale del modello contestato. In sede di ricorso, la commissione di ricorso aveva inviato alle parti la comunicazione del 16 maggio 2018 ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, affermando provvisoriamente che il disegno o modello contestato riguardava una componente di un prodotto complesso non visibile durante la normale utilizzazione e che, per questo, doveva essere dichiarato nullo alla luce dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3. Nella decisione finale del 19 novembre 2018, però, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso senza affrontare in modo espresso tale profilo, limitandosi a esaminare novità, carattere individuale, e respingendo le doglianze sugli articoli 8 e 9 per mancanza di specifici argomenti della ricorrente.

Ricevibilità delle conclusioni del ricorso al Tribunale

Il Tribunale chiarisce che sono ricevibili sia la domanda di annullamento sia quella di riforma, perché dal tenore dell’atto introduttivo emerge in sostanza la volontà di ottenere l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. Sono invece irricevibili, come tali, le domande meramente dichiarative o quelle che descrivono il ragionamento che il Tribunale dovrebbe seguire nella motivazione.

Primo motivo: portata della causa di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale respinge il primo motivo nella parte in cui la ricorrente pretendeva che, una volta dedotta la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l’EUIPO fosse automaticamente tenuto a esaminare tutti i requisiti degli articoli da 4 a 9. La Corte afferma che:

• le cause di nullità di cui all’articolo 25 sono autonome;
• la domanda di nullità deve essere esaminata alla luce dei motivi, dei fatti, delle prove e delle osservazioni effettivamente presentati;
• l’esame può quindi riguardare anche solo uno dei requisiti di protezione, se ciò basta a risolvere la controversia. Il regolamento n. 6/2002, letto insieme al regolamento n. 2245/2002, non impone un controllo sistematico e globale di tutti i requisiti degli articoli da 4 a 9 in ogni caso di nullità fondato sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

Seconda parte del quinto motivo: omissione di motivazione sull’articolo 4, paragrafi 2 e 3

Il punto decisivo della sentenza riguarda la censura per difetto di motivazione. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, dopo aver sollevato d’ufficio nella comunicazione del 16 maggio 2018 il tema dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, non ha spiegato nella decisione finale perché si fosse discostata da quella impostazione. La motivazione della decisione impugnata non consente di capire se la commissione di ricorso:

• abbia ritenuto di non poter esaminare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, per il limite dell’articolo 63, paragrafo 1;
• oppure abbia cambiato valutazione nel merito;
• oppure abbia semplicemente ignorato la questione. Il Tribunale sottolinea che il mutamento di posizione era tanto più rilevante perché la comunicazione preliminare aveva già ritenuto applicabile l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e le parti avevano preso posizione sul punto. L’assenza di una motivazione chiara impedisce sia alla ricorrente di contestare utilmente la decisione sia al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

Limiti del controllo del Tribunale

Il Tribunale precisa che non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso né decidere nel merito su una questione sulla quale tale commissione non ha preso posizione in modo sufficiente. Per questo motivo, pur accertando il vizio di motivazione, il Tribunale non riforma la decisione impugnata e non dichiara direttamente la nullità del disegno o modello.

Decisione e spese

La decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO è annullata. Il ricorso è respinto per il resto, in particolare nella parte in cui chiedeva la riforma e la declaratoria di nullità del disegno o modello contestato da parte del Tribunale. L’EUIPO è condannato alle spese della ricorrente; l’interveniente sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma due principi pratici importanti:

• una domanda di nullità per mancato rispetto dei requisiti di protezione non obbliga automaticamente a esaminare tutti i requisiti degli articoli da 4 a 9;
• se la commissione di ricorso cambia posizione rispetto a una comunicazione preliminare su una questione essenziale, deve spiegare in modo chiaro le ragioni del mutamento. In difetto, il vizio è di motivazione e comporta l’annullamento della decisione.