Corte di giustizia, Sentenza C-237/19

Marchio tridimensionale e motivi di esclusione legati alla forma del prodotto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria ungherese in materia di marchi d’impresa, con specifico riferimento a un segno tridimensionale rappresentativo del prodotto "Gömböc". La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE, cioè i motivi di esclusione per le forme necessarie a un risultato tecnico e per le forme che danno un valore sostanziale al prodotto.

Fatti e procedimento principale

Gömböc Kft. aveva chiesto la registrazione come marchio nazionale di una forma tridimensionale per prodotti delle classi 14, 21 e 28 di Nizza, tra cui articoli decorativi, articoli decorativi di cristallo e ceramica, e giocattoli. L’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale ungherese aveva respinto la domanda ritenendo che la forma fosse esclusivamente funzionale, perché il prodotto torna sempre in posizione di equilibrio, e che, per gli articoli decorativi, la forma stessa conferisse un valore sostanziale al prodotto.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Vengono inoltre richiamati la direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli, in particolare gli articoli 3, 5 e 16, per chiarire il rapporto tra protezione dei disegni/modelli e protezione dei marchi.

Prima questione: forma necessaria per un risultato tecnico

La Corte afferma che l’esame non può limitarsi alla sola rappresentazione grafica depositata, perché l’autorità competente può utilizzare anche altri elementi di informazione per individuare le caratteristiche essenziali del segno. Tuttavia, la percezione del pubblico di riferimento non è decisiva per stabilire se quelle caratteristiche svolgano una funzione tecnica; servono invece fonti obiettive e affidabili, come descrizioni del prodotto, dati di proprietà intellettuale anteriori, perizie, cataloghi o siti internet. La ratio resta quella di evitare che il diritto dei marchi protegga soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali, garantendo la libera concorrenza.

Seconda questione: forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Per questa ipotesi la Corte ammette che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento possa essere presa in considerazione per individuare una caratteristica essenziale della forma. L’impedimento opera, però, solo se da elementi oggettivi e affidabili risulta che la scelta di acquisto è in larga misura determinata da quella caratteristica della forma. La nozione non si limita ai prodotti di valore artistico o ornamentale e può essere valutata anche con riguardo alla specificità della forma rispetto alle altre forme presenti sul mercato.

Terza questione: rapporto con la protezione dei disegni e modelli e con gli articoli decorativi

La Corte esclude ogni automatismo: il fatto che una forma sia già protetta come disegno o modello non impedisce, di per sé, la registrazione come marchio, perché i due regimi sono autonomi e non gerarchicamente subordinati. Allo stesso modo, il fatto che il segno consista nella forma di un articolo decorativo non comporta automaticamente l’applicazione del motivo di esclusione; occorre sempre una verifica concreta sulla base di elementi oggettivi e affidabili. In tale valutazione possono rilevare anche fattori diversi dalla forma, come la storia della concezione, il metodo di fabbricazione, i materiali o l’identità del creatore.

Dispositivo

La Corte risponde che:

• per l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), si possono usare elementi ulteriori rispetto alla rappresentazione grafica, ma non la sola percezione del pubblico come elemento decisivo;
• per l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), la percezione/conoscenza del pubblico può rilevare per identificare una caratteristica essenziale della forma, purché la scelta d’acquisto sia in larga misura determinata da tale caratteristica;
• il motivo di esclusione non si applica automaticamente in presenza di protezione come disegno o modello né per il solo fatto che si tratti di un articolo decorativo.

Principi pratici per l’operatore

La sentenza è rilevante per la pratica dei marchi tridimensionali, perché impone un’analisi concreta e documentata della funzione tecnica e del valore sostanziale della forma. Per i professionisti, il messaggio centrale è che il deposito di un marchio di forma richiede di distinguere con precisione tra elementi estetici, funzionali e informativi, senza fare affidamento sulla sola notorietà del prodotto o sulla percezione del mercato.