Tribunale, Sentenza T-102/22

Marchio UE: uso genuino del marchio nazionale anteriore GOURMET e alterazione del carattere distintivo nelle forme di uso diverse da quella registrata

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina, in particolare, se il titolare di un marchio spagnolo anteriore GOURMET abbia dimostrato l’uso genuino del segno e se le forme figurative utilizzate nei documenti di prova rientrino nell’uso consentito dal diritto dei marchi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il procedimento di nullità era stato avviato contro il marchio UE figurativo n. 8 143 653, depositato il 9 marzo 2009 e registrato per prodotti della classe 30. La domanda di nullità si fondava sul marchio spagnolo anteriore GOURMET, depositato nel 1984 e registrato nel 1987 per prodotti della stessa classe, con esclusione espressa di spezie e condimenti.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità ritenendo che le prove non dimostrassero l’uso del marchio anteriore come registrato. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, osservando che il titolare non aveva provato l’uso genuino del segno nel periodo rilevante e che alcune prove mostravano un uso in forma diversa, con elementi che alteravano il carattere distintivo.

Normativa applicabile e diritto transitorio

Il Tribunale chiarisce anzitutto l’ambito temporale delle norme applicabili. La direttiva 2015/2436, invocata nel primo motivo, va letta come riferimento alla direttiva 2008/95, vigente alla data del deposito del marchio contestato. Quanto alla disciplina sostanziale, poiché la domanda di registrazione del marchio UE era stata depositata il 9 marzo 2009, si applica il regolamento n. 40/94; la procedura resta invece disciplinata dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal regolamento delegato (UE) 2018/625.

Il Tribunale osserva anche che la commissione di ricorso aveva individuato un periodo errato per la prova dell’uso genuino: in base agli articoli 56, paragrafo 2, e 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il periodo da considerare doveva decorrere dalla pubblicazione della domanda del marchio contestato, cioè dal 10 agosto 2004 al 9 agosto 2009, e non dal 9 marzo 2004 al 8 marzo 2009.

Primo motivo: carattere distintivo del marchio anteriore

Con il primo motivo la ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse valorizzato il carattere descrittivo del termine "gourmet" prima ancora di esaminare le prove di uso. Il Tribunale ricorda che un marchio nazionale registrato beneficia di un minimo di distintività intrinseca e che la sua validità non può essere rimessa in discussione nei procedimenti dinanzi all’EUIPO. Di conseguenza, la qualificazione di un segno come descrittivo equivale, in sostanza, a negargli distintività.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva descritto ripetutamente il termine "gourmet" come descrittivo o dotato di significato descrittivo. Poiché il marchio anteriore era costituito da quella sola parola, il Tribunale conclude che tale approccio integrava un errore di diritto: la commissione non poteva, di fatto, negare distintività al marchio anteriore qualificandone l’unico elemento come descrittivo.

Secondo motivo: prova dell’uso genuino del marchio come registrato

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente rifiutato il valore probatorio di fatture, opuscoli e articoli di stampa che mostravan​o il marchio come registrato. Il Tribunale ricorda il criterio dell’uso genuino: il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi, sulla base di un apprezzamento complessivo di tutti i fattori rilevanti e di prove solide e oggettive.

Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver esaminato le prove del marchio come registrato attraverso il prisma del suo supposto carattere descrittivo. Alcuni documenti, in realtà, mostravano l’uso del segno come marchio: articoli di stampa che lo presentavano come marchio distributivo o come uno dei marchi del gruppo, dichiarazioni scritte che lo qualificavano espressamente come marchio, e fatture che, lette insieme agli altri documenti, collegavano chiaramente il termine "gourmet" ai prodotti venduti. La commissione non aveva svolto un esame specifico di tali elementi, limitandosi a sollevare dubbi in modo generico.

Il Tribunale aggiunge che la normativa non stabilisce alcuna gerarchia tra i mezzi di prova indicati dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Perciò non era lecito svalutare fatture, articoli di giornale o dichiarazioni scritte solo perché non si trattava di confezioni o etichette. Anche questo motivo viene quindi accolto.

Terzo motivo: uso del marchio in forma diversa e alterazione del carattere distintivo

Il terzo motivo riguardava l’uso del segno in una forma figurativa diversa da quella registrata. Il Tribunale richiama l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, che consente l’uso del marchio in una forma diversa purché non ne sia alterato il carattere distintivo. In un marchio denominativo, in linea generale, la protezione riguarda la parola e non gli elementi grafici di contorno; inoltre, la presentazione grafica del segno è normalmente irrilevante se non incide sull’impressione distintiva complessiva.

Esaminando le versioni figurative prodotte, il Tribunale osserva che il termine "gourmet" restava l’elemento dominante, collocato in posizione centrale e di maggior impatto visivo, mentre gli altri elementi - un cappello da cuoco stilizzato e una cornice rossa - erano meri elementi decorativi o comunque debolmente distintivi. Il cappello era comune nel settore alimentare e la cornice costituiva un semplice sfondo decorativo. Ne consegue che tali aggiunte non alteravano il carattere distintivo del marchio denominativo GOURMET.

Il Tribunale rileva quindi che la commissione di ricorso aveva attribuito un peso eccessivo agli elementi aggiunti e aveva applicato in modo errato il criterio della modifica del carattere distintivo. Di conseguenza, anche il terzo motivo è accolto, e il Tribunale non esamina il primo capo del terzo motivo.

Decisione e dispositivo

Poiché i motivi accolti sono sufficienti, il Tribunale annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2021. Condanna inoltre l’EUIPO alle spese del giudizio, comprese quelle necessarie sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la distintività minima di un marchio nazionale registrato non può essere negata incidentalmente nell’ambito di un procedimento UE sul conflitto tra marchi;
• la prova dell’uso genuino va apprezzata globalmente, senza gerarchie aprioristiche tra i mezzi di prova;
• un uso figurativo del marchio denominativo è ammissibile se gli elementi aggiunti sono secondari, decorativi o debolmente distintivi e non alterano la funzione di indicazione d’origine del segno.