Tribunale, Sentenza T-552/21

Revoca del marchio UE verbale CAMEL per uso non genuino

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il marchio contestato è il segno verbale CAMEL, registrato per prodotti della classe 25, in particolare "clothing, headgear", e la controversia verte sulla prova dell’uso genuino nel periodo rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio CAMEL era stato registrato nel 2003. Nel 2018 Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, sostenendo il mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni. In prima istanza la Cancellation Division aveva revocato il marchio per tutti i prodotti. In appello il titolare aveva prodotto ulteriore documentazione e la Commissione di ricorso aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo l’uso genuino per la sottocategoria "shirts" in Spagna, Francia e Italia, ma non per gli altri prodotti della classe 25.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi principali:

• violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, per l’erronea ammissione di prove prodotte per la prima volta in appello;
• violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della prova dell’uso genuino.

Ammissibilità delle prove tardive davanti alla Commissione di ricorso

Il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce a EUIPO un ampio potere discrezionale nel prendere o meno in considerazione fatti ed elementi tardivi. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 circoscrive tale discrezionalità per le prove prodotte per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso, consentendone l’ammissione solo se:

• sono, prima facie, rilevanti per l’esito della controversia;
• non sono state prodotte in tempo per motivi validi, ad esempio perché meramente supplementari rispetto a prove già tempestivamente depositate.

Nel caso concreto, le prove aggiuntive depositate in appello erano state ritenute correttamente ammissibili, perché rispondevano alle critiche formulate dalla Cancellation Division e integravano la documentazione già presente nel fascicolo. Il Tribunale ha quindi respinto il primo motivo.

Valutazione dell’uso genuino: criteri applicabili

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che l’uso genuino richiede un impiego reale del marchio conforme alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti, e non un uso meramente simbolico. La prova deve essere concreta, oggettiva e valutata globalmente, tenendo conto di luogo, tempo, entità e natura dell’uso, secondo l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625.

Le fatture e la prova dell’uso per "shirts"

La maggior parte della documentazione prodotta consisteva in fatture intestate a clienti in Italia, Spagna e Francia, recanti il marchio CAMEL nell’intestazione e riferite a vendite di abbigliamento. Il Tribunale osserva che:

• la sola circostanza che il marchio compaia nell’intestazione delle fatture non basta, da sola, a escluderne la rilevanza;
• tuttavia le fatture devono effettivamente riguardare i prodotti coperti dal marchio e consentire di collegare il segno ai beni venduti;
• nel caso di specie, il complesso delle fatture e delle prove integrative era idoneo, in linea di principio, a collegare il marchio alle "shirts".

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui le fatture dirette a operatori professionali o a clienti non finali non potrebbero dimostrare l’uso genuino: l’uso rivolto a professionisti del settore può essere sufficiente, purché sia esterno e pubblico e serva a creare o conservare uno sbocco commerciale.

Il punto decisivo: le fatture per la Spagna e il rapporto investigativo

La parte decisiva del ragionamento riguarda però le fatture relative alla Spagna, emesse nei confronti di Detecami SAU, società appartenente allo stesso gruppo del titolare del marchio. Il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso ha valorizzato tali fatture senza esaminare un rapporto investigativo prodotto dal ricorrente, secondo il quale Detecami non commercializzava beni con il marchio CAMEL e il segno rilevato nell’ambiente tessile sarebbe stato piuttosto CAMEL ACTIVE, marchio del ricorrente.

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare tale elemento, perché era potenzialmente idoneo a mettere in discussione tutte le fatture spagnole e, quindi, la conclusione complessiva sull’uso genuino nella parte di territorio dell’Unione considerata. L’omessa presa in considerazione di questo fattore ha viziato la valutazione globale della prova.

Esito del ricorso e dispositivo

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata nella parte in cui manteneva la registrazione del marchio UE CAMEL per le "shirts". Le spese del giudizio davanti al Tribunale sono poste a carico di EUIPO; l’interveniente sopporta le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento davanti alla Cancellation Division non sono recuperabili, mentre quelle del procedimento davanti alla Commissione di ricorso saranno regolate dalla stessa Commissione alla luce della sentenza.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di revoca per mancato uso, la prova dell’uso genuino deve essere oggetto di una valutazione complessiva e rigorosa. La Commissione di ricorso non può limitarsi a valorizzare le prove favorevoli al titolare del marchio, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi del fascicolo, inclusi quelli che ne riducono la forza probatoria; in difetto, la decisione è viziata e va annullata.