Tribunale, Sentenza T-1036/23

Opposizione a marchio UE per FATTORIE GAROFALO

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il diniego di registrazione del marchio figurativo "FATTORIE GAROFALO" per vari servizi della classe 43. Il Tribunale esamina soprattutto l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in presenza del marchio anteriore figurativo "GAROFALO" registrato per pasta alimentare e invocato come marchio notorio in Italia e in Spagna.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato la domanda di marchio il 17 giugno 2016 per servizi di ristorazione, alloggio temporaneo e servizi connessi. La Pastificio Lucio Garofalo SpA aveva proposto opposizione facendo valere, tra l’altro, il marchio UE anteriore GAROFALO, depositato nel 2002 e registrato nel 2004 per prodotti di classe 30, con notorietà rivendicata in Italia e Spagna per farine e salse. La divisione di opposizione accolse l’opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5; la commissione di ricorso confermò tale decisione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, essendo decisiva la data di deposito della domanda di marchio, la controversia è disciplinata quanto al merito dal regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e l’articolo 76, paragrafo 2, sul margine discrezionale dell’EUIPO nell’accettare prove supplementari.

Incompetenza sul capo di domanda volto alla registrazione del marchio

Il Tribunale respinge per incompetenza il capo di conclusioni con cui la ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche la registrazione del marchio. Ricorda che, nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può sostituirsi agli organi dell’EUIPO con una pronuncia costitutiva di registrazione né impartire ingiunzioni all’agenzia.

Irricevibilità delle prove prodotte per la prima volta in giudizio

L’EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità dell’allegato A.3, una visura camerale prodotta per la prima volta davanti al Tribunale. La Corte accoglie l’eccezione: il giudizio dinanzi al Tribunale ha natura di controllo di legittimità e non consente di introdurre nuovi elementi di prova per modificare l’oggetto della controversia definito in sede amministrativa. L’allegato viene quindi dichiarato irricevibile.

Somiglianza dei segni e percezione del pubblico

Quanto al pubblico di riferimento, il Tribunale conferma che si tratta del pubblico italiano in generale, poiché i prodotti e servizi sono destinati al mercato italiano, a prescindere dalle modalità distributive. Sul confronto tra i segni, osserva che il marchio anteriore è costituito dal solo elemento denominativo "garofalo", mentre il segno richiesto aggiunge "fattorie" e un elemento figurativo rappresentante un bufalo.

Il Tribunale ritiene che:

• "garofalo" sia intrinsecamente distintivo, perché il pubblico italiano lo percepisce come cognome privo di nesso con i prodotti e servizi considerati;
• "fattorie" sia descrittivo dei servizi di ristorazione, alloggio temporaneo e servizi collegati, in quanto richiama un contesto rurale in cui tali servizi possono essere offerti;
• l’elemento figurativo del bufalo abbia carattere distintivo molto debole o debole, poiché richiama prodotti lattiero-caseari e carni, cioè elementi coerenti con l’offerta di alimenti e bevande.

Ne deriva che il termine comune "garofalo" resta l’elemento dominante e maggiormente distintivo del segno richiesto. Il Tribunale conferma quindi una somiglianza almeno media sul piano visivo e elevata sul piano fonetico, ritenendo che le differenze grafiche e figurative non bastino a neutralizzare l’impatto del termine comune.

Confronto concettuale

La ricorrente sosteneva che "garofalo" fosse soltanto un cognome diffuso e dunque privo di concetto. Il Tribunale le dà in parte ragione sul piano astratto: un cognome può essere privo di contenuto concettuale se non è associato a una celebrità o a un significato chiaro. Tuttavia, precisa che la commissione di ricorso non aveva fondato la propria analisi solo su questo aspetto, ma anche sul fatto che "fattorie" e il bufalo evocano un’idea secondaria, mentre "garofalo" rimane l’elemento distintivo centrale. La conclusione sulla somiglianza complessiva viene quindi confermata.

Prova dell’uso effettivo e notorietà del marchio anteriore

Il Tribunale esamina in modo articolato la prova dell’uso e della notorietà del marchio GAROFALO. Ricorda che la notorietà deve essere dimostrata alla data di deposito della domanda di marchio contestata, cioè il 17 giugno 2016, e che l’opponente doveva provare l’uso effettivo del marchio nel quinquennio precedente, dal 17 giugno 2011 al 16 giugno 2016.

Le prove prodotte dalla Pastificio Lucio Garofalo includevano articoli di stampa, riconoscimenti di settore, fatture, studi di mercato, pubblicazioni sui media spagnoli e materiali commerciali. Il Tribunale ritiene che l’insieme di tali elementi, valutati globalmente, sia sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore godeva di notorietà media in Italia per la pasta alimentare. Respinge le contestazioni della ricorrente sulla rilevanza di alcuni documenti successivi all’acquisizione societaria del 2014 e sulla pretesa irrilevanza dei dati di fatturato, affermando che tali elementi, nel contesto complessivo, confermavano l’uso e la notorietà del marchio.

Nesso tra i segni in conflitto

Applicando i criteri giurisprudenziali sul nesso richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale valorizza:

• la somiglianza dei segni;
• la notorietà del marchio anteriore;
• la complementarità tra pasta alimentare e servizi di ristorazione/alloggio;
• la possibile prossimità commerciale tra prodotti alimentari e servizi della classe 43.

Ricorda che i prodotti alimentari possono essere utilizzati o offerti nell’ambito dei servizi di ristorazione e che tali attività possono coesistere negli stessi luoghi o provenire da imprese economicamente collegate. Perciò conclude che il pubblico di riferimento può stabilire un collegamento mentale tra i marchi, anche senza confusione diretta.

Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore

Il Tribunale conferma anche il rischio di indebito vantaggio. Osserva che il segno richiesto potrebbe beneficiare dell’immagine di qualità e reputazione associata al marchio GAROFALO, trasferendo tale attrattiva ai servizi di ristorazione e alloggio della ricorrente. Sottolinea che non è necessario dimostrare un pregiudizio attuale né un intento parassitario soggettivo: è sufficiente un rischio futuro non ipotetico, desumibile dalle circostanze del caso.

Assenza di giusto motivo

Sul "giusto motivo", il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, per consentire l’uso di un segno simile a un marchio notorio, occorre dimostrare cumulativamente che il segno era stato usato prima del deposito del marchio notorio e che tale uso era in buona fede. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato un uso anteriore al deposito del marchio GAROFALO del 2002 per i servizi di ristorazione e, a maggior ragione, non per i servizi di alloggio temporaneo.

La mera registrazione della denominazione sociale nel 1991 non basta, perché la denominazione sociale identifica la società ma non prova l’uso del segno come marchio per prodotti o servizi. Anche l’asserita tolleranza dell’opponente non è provata in modo sufficiente. Per questi motivi, non sussiste alcun giusto motivo che legittimi la registrazione del segno richiesto.

Secondo motivo ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale respinge come inconferente il secondo motivo, fondato formalmente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), perché la commissione di ricorso non aveva fondato la decisione su tale disposizione, ma solo sull’articolo 8, paragrafo 5. Ne consegue che tale censura, non accompagnata da argomentazioni autonome, non può condurre all’annullamento della decisione impugnata.

Dispositivo e spese

Il ricorso viene integralmente respinto. Quanto alle spese, la richiesta della ricorrente relativa alle spese del procedimento davanti alla divisione di opposizione è dichiarata irricevibile, poiché non si tratta di spese ripetibili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In assenza di udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.