Tribunale, Sentenza T-59/23

Annullamento della nullità per mala fede di due marchi UE figurativi

Il Tribunale dell'Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato due ricorsi ex articolo 263 TFUE proposti da DEC Technologies BV contro decisioni della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di marchi dell'Unione europea. La controversia riguardava due marchi figurativi registrati nel 2020 e la loro asserita invalidità per deposito in mala fede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Tehnoexport d.o.o. Inđija aveva chiesto a EUIPO la dichiarazione di nullità di due marchi figurativi dell'UE appartenenti a DEC Technologies BV. I marchi coprivano prodotti nelle classi 6, 11, 17 e 19 della classificazione di Nizza, in gran parte relativi a tubi, condotti e apparecchi per ventilazione, trattamento aria e prodotti affini; il secondo marchio comprendeva anche ulteriori prodotti in classe 11. L'EUIPO, in primo grado, aveva accolto le domande di nullità. La Commissione di ricorso aveva poi respinto gli appelli della titolare, confermando che i depositi erano stati effettuati in mala fede.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente contestava in sostanza:

• la sussistenza della mala fede al momento del deposito dei marchi;
• la valutazione della prova sulla creazione e sull'uso del segno figurativo comune;
• la rilevanza attribuita alla conoscenza dell'uso del segno da parte dell'interveniente;
• la conclusione secondo cui i depositi paralleli di altri marchi e di nomi a dominio denotavano un intento abusivo;
• il rigetto della richiesta di udienza orale, che secondo la ricorrente avrebbe inciso sul diritto di essere sentita.

Normativa e criteri applicati sulla mala fede

Il Tribunale richiama l'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e la giurisprudenza, in particolare la sentenza Koton, per definire la nozione di mala fede. Poiché il regolamento non contiene una definizione autonoma, occorre considerare il significato ordinario del termine, il contesto del diritto dei marchi e la finalità di garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno. La mala fede sussiste quando, alla luce di indizi pertinenti e concordanti, emerge che il richiedente ha depositato il marchio non per competere lealmente, ma per pregiudicare gli interessi altrui in modo incompatibile con le corrette pratiche commerciali oppure per ottenere un diritto esclusivo per finalità estranee alla funzione del marchio, in particolare alla funzione di indicazione dell'origine. Il Tribunale ribadisce inoltre che:

• la buona fede del richiedente si presume;
• spetta a chi chiede la nullità dimostrare le circostanze che consentono di concludere per la mala fede;
• l'intenzione del richiedente va apprezzata al momento del deposito, sulla base di una valutazione globale delle circostanze rilevanti;
• possono essere considerati l'origine del segno, il suo uso sin dalla creazione, la logica commerciale del deposito e la cronologia degli eventi.

Valutazione della prova sulla creazione del figurativo comune

Una parte centrale del contenzioso riguardava l'origine del figurativo comune ai marchi contestati e al segno usato da Tehnoexport. La Commissione di ricorso aveva ritenuto che la tesi di DEC Technologies, secondo cui essa avrebbe creato e utilizzato per prima il logo, non fosse corroborata da prove convincenti. Il Tribunale approva tale ricostruzione. Sottolinea che le dichiarazioni giurate prodotte dalla ricorrente, provenendo da soggetti legati alla società, avevano un valore probatorio limitato e dovevano essere corroborate da elementi ulteriori. Al contrario, la versione di Tehnoexport era sostenuta da una dichiarazione di un terzo designer e da una serie di email del 2014-2015, nonché da una fattura per servizi di logo design. Il Tribunale osserva che, nel loro insieme, questi documenti confermavano il processo di creazione del segno e l'adozione del logo da parte di Tehnoexport. Le prove offerte da DEC Technologies, invece, non dimostravano in modo convincente che essa fosse all'origine del logo o che lo avesse usato come indicazione di origine prima dell'interveniente. Anche i richiami a materiali promozionali, newsletter e altri documenti sono stati ritenuti insufficienti o non adeguatamente provati quanto alla diffusione a terzi.

Somiglianza dei segni e conoscenza dell'uso da parte dell'interveniente

Il Tribunale conferma anche la valutazione sulla somiglianza tra il segno usato da Tehnoexport e i marchi contestati, rilevando che il marchio figurativo contestato e il segno dell'interveniente condividevano il medesimo elemento figurativo, identico per motivo e colore. La presenza di diversi elementi denominativi non eliminava la somiglianza derivante dalla coincidenza del componente figurativo, soprattutto perché la sua collocazione grafica era molto simile. Ne deriva che DEC Technologies era a conoscenza dell'uso del segno da parte di Tehnoexport, anche perché quel segno era apparso in comunicazioni commerciali, sul sito internet e nelle fatture inviate nel corso del rapporto tra le parti.

Intento del deposito e indici di mala fede

Quanto alla finalità dei depositi, la Commissione di ricorso aveva valorizzato il fatto che DEC Technologies avesse depositato, parallelamente ai marchi contestati, altri marchi UE contenenti l'elemento figurativo comune e le denominazioni "texo" e "tehnoexport", nonché vari nomi a dominio corrispondenti, senza che risultasse una concreta attività web collegata a tali domini. Il Tribunale ritiene che tali elementi, letti insieme alla mancata prova dell'uso anteriore del segno da parte della ricorrente, costituiscano indizi seri dell'intento di impedire a Tehnoexport di commercializzare i propri prodotti nell'Unione utilizzando il segno figurativo. Gli argomenti della ricorrente circa una finalità difensiva, ossia la pretesa necessità di impedire un uso illecito da parte dell'interveniente, sono respinti perché fondati su un presupposto non dimostrato.

Udienza orale e diritto di essere sentiti

DEC Technologies lamentava anche la violazione dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che la Commissione di ricorso avrebbe dovuto organizzare un'udienza per ascoltare due testimoni e chiarire presunte contraddizioni tra le dichiarazioni agli atti. Il Tribunale ricorda che la Commissione di ricorso dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se l'udienza sia effettivamente utile. Nel caso concreto, essa aveva ritenuto di avere tutti gli elementi necessari per decidere e di non ravvisare contraddizioni decisive nelle dichiarazioni prodotte. Il Tribunale condivide tale valutazione e conclude che non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentiti.

Esito e spese

Poiché nessuno dei motivi è stato accolto, il Tribunale respinge integralmente i ricorsi e condanna DEC Technologies BV alle spese, in conformità all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il giudizio unifica, ai fini della sentenza, le cause T-59/23 e T-68/23.