Tribunale, Sentenza T-652/22

Marchio UE costituito da una tonalità di arancione

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Lidl Stiftung & Co. KG avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione costituito da una specifica tonalità di arancione, registrato per vini spumanti di tipo Champagne. Il Tribunale esamina sia la conformità della rappresentazione del segno all’articolo 4 del regolamento n. 40/94, sia l’asserito acquisto del carattere distintivo tramite l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 1998 SA Veuve Clicquot Ponsardin presentò domanda di registrazione di un marchio UE descritto come figurativo ma accompagnato da una rivendicazione di protezione per il colore arancione con definizione scientifica basata su coordinate cromatiche CIE. Dopo un primo rigetto per mancanza di distintività, il marchio fu successivamente ritenuto distintivo per effetto dell’uso e venne registrato nel 2007. In un successivo procedimento di nullità, Lidl impugnò la validità del marchio invocando l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e 7, paragrafo 3. La Commissione di annullamento respinse la domanda; la prima Commissione di ricorso annullò poi tale decisione, ma il Tribunale, in un diverso ricorso, annullò a sua volta la decisione della Commissione di ricorso per eccesso di potere. Dopo la rettifica del registro da parte dell’EUIPO, la Quarta Commissione di ricorso rigettò nuovamente l’impugnazione, decisione che è stata oggetto della presente causa.

Inammissibilità di parte della prova prodotta in giudizio

Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale sulle decisioni delle Commissioni di ricorso deve essere effettuato sulla base del contesto di fatto e di diritto esistente davanti alla Commissione di ricorso. Perciò, gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono stati dichiarati inammissibili. Sono stati invece considerati ammissibili i documenti già presenti nel fascicolo amministrativo o espressamente richiamati nella decisione impugnata.

Quadro normativo applicabile

Poiché la domanda di registrazione risaliva al 12 febbraio 1998, la controversia è stata esaminata sul piano sostanziale alla luce del regolamento n. 40/94, mentre le norme processuali applicabili erano quelle del regolamento n. 2017/1001 e del regolamento delegato n. 2018/625. Il Tribunale precisa che le disposizioni oggi contenute negli articoli 4, 7 e 59 del regolamento n. 2017/1001 corrispondono, nel contenuto sostanziale rilevante, alle norme del regolamento n. 40/94.

Primo motivo: articolo 4 del regolamento n. 40/94

Lidl sosteneva che la rappresentazione del marchio non fosse sufficientemente chiara, precisa, autonoma, accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva secondo i criteri derivanti dalla sentenza Sieckmann. Contestava sia la validità della descrizione scientifica del colore, sia la sufficienza della sola campionatura cromatica digitale.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che il campione di colore digitale, a differenza di un campione su supporto cartaceo, possa garantire durevolezza e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4 e alla giurisprudenza Sieckmann. Ha inoltre rilevato che, ai fini della validità, la descrizione non deve necessariamente essere autonoma, purché non sia in contraddizione con la rappresentazione grafica. Nel caso concreto, la descrizione scientifica non è risultata incompatibile con il campione di colore e, quindi, non era necessario verificare se essa, isolatamente considerata, soddisfacesse tutti i requisiti richiesti. Le censure contro i passaggi della decisione impugnata relativi a riferimenti al Pantone 137 C o alle aspettative legittime create dall’EUIPO sono state giudicate inefficaci o formulate contro motivazioni aggiunte solo ad abundantiam.

Secondo motivo: acquisizione del carattere distintivo tramite uso

Il cuore della decisione riguarda l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ricorda che, per un segno privo ab origine di carattere distintivo in tutto il territorio dell’Unione, la prova dell’acquisizione del carattere distintivo deve coprire l’intero territorio dell’Unione, pur non essendo necessario produrre prove separate per ciascuno Stato membro. Sono però necessari elementi idonei a mostrare che una parte significativa del pubblico interessato identifica i prodotti come provenienti da una determinata impresa grazie al segno, e che la prova deve essere globale e credibile.

Il Tribunale sottolinea che dati di vendita, investimenti pubblicitari e materiali promozionali hanno valore soltanto indiziario o di supporto; servono elementi più diretti, come sondaggi, studi di mercato o dichiarazioni autorevoli del settore, capaci di mostrare la percezione del pubblico. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del CIVC e quelle provenienti da dipendenti della titolare non costituissero prova diretta sufficiente. Anche le decisioni dei giudici nazionali richiamate dalla Commissione di ricorso non consentivano un’estensione automatica o adeguatamente motivata agli altri Stati membri.

Insufficienza della prova per Grecia e Portogallo

Il Tribunale si è soffermato in particolare su Grecia e Portogallo. Ha esaminato i documenti relativi a prime spedizioni storiche, quote di mercato, vendite, corrispondenza commerciale, budget promozionali e campagne pubblicitarie, ma ha concluso che tali elementi non dimostravano direttamente che il pubblico di quei Paesi percepisse la tonalità di arancione come indicatore di origine commerciale. In assenza di prova diretta sufficiente per tali territori, la conclusione della Commissione di ricorso sulla dimostrazione dell’acquisizione del carattere distintivo è stata considerata viziata da errore di valutazione.

Decisione e effetti processuali

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO. Ha però respinto la domanda del ricorrente volta a ottenere direttamente la dichiarazione di nullità del marchio, perché non disponeva di tutti gli elementi necessari per sostituire la propria valutazione a quella dell’EUIPO, in particolare in relazione al possibile acquisto del carattere distintivo dopo la registrazione e prima della domanda di nullità. Le spese sono state poste, in sostanza, a carico dell’EUIPO, mentre MHCS ha sopportato le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

• un campione cromatico digitale può, in linea di principio, soddisfare i requisiti di rappresentazione del marchio;
• la descrizione del segno è accessoria e non può contraddire la rappresentazione grafica;
• l’acquisto del carattere distintivo tramite uso deve essere dimostrato con un complesso probatorio credibile e territorialmente adeguato;
• per i marchi privi di distintività in tutta l’Unione, la prova non può lasciare scoperti Stati membri rilevanti, neppure uno solo;
• materiale pubblicitario, vendite e notorietà storica possono supportare la prova, ma non sostituire gli elementi diretti della percezione del pubblico.