Tribunale, Sentenza T-592/24

Marchio UE CEFA Certified European Financial Analyst / CFA: rischio di confusione e coesistenza pacifica

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione del Second Board of Appeal dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. La controversia riguarda il segno verbale CEFA Certified European Financial Analyst, opposto dal titolare del marchio anteriore CFA.

Fatti e iter amministrativo e processuale

EFFAS aveva chiesto la registrazione del marchio CEFA Certified European Financial Analyst per servizi e prodotti nelle classi 9 e 41, nel settore dell’analisi finanziaria. L’opposizione di CFA Institute si fondava, tra l’altro, sul marchio UE anteriore CFA, per prodotti e servizi nelle classi 16, 41 e 42, e sui motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La vicenda processuale è stata lunga: dopo una prima decisione di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale aveva già annullato in precedenza due decisioni del Board of Appeal per errori di diritto, in particolare per insufficiente valutazione del livello di attenzione del pubblico e per omessa considerazione dell’argomento sulla famiglia di marchi e sulla coesistenza pacifica. La decisione impugnata nel presente giudizio, adottata dal Second Board of Appeal il 19 settembre 2024, ha nuovamente confermato il rifiuto della registrazione per rischio di confusione.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione è del 14 dicembre 2015, la controversia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 207/2009, nonostante tale atto sia stato poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale richiama inoltre le regole processuali sul controllo di legittimità delle decisioni delle Board of Appeal e sull’inammissibilità di nuovi elementi di prova prodotti solo dinanzi al giudice dell’Unione.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente articolava un unico motivo, deducendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sotto due profili:

• errata valutazione della similitudine tra i segni CEFA e CFA;
• erroneo rigetto dell’argomento relativo alla coesistenza pacifica dei segni nei mercati pertinenti.

EUIPO contestava anche l’ammissibilità di un allegato prodotto per la prima volta davanti al Tribunale.

Ammissibilità delle prove nuove

Il Tribunale dichiara inammissibile l’allegato A.16, perché prodotto per la prima volta in giudizio. Il controllo di legittimità sugli atti delle Board of Appeal deve infatti svolgersi sulla base del quadro fattuale e giuridico sottoposto all’EUIPO, e la parte non può mutare l’oggetto della controversia introducendo nuovi elementi probatori dinanzi al Tribunale.

Similitudine dei segni e autorità del giudicato

EUIPO sosteneva che la questione della similitudine fosse ormai coperta da giudicato in forza della precedente sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024. Il Tribunale respinge l’eccezione: il giudicato copre solo le parti del dispositivo e i motivi che ne costituiscono il necessario sostegno. Poiché nella precedente sentenza la decisione dell’EUIPO era stata annullata per il mancato esame della coesistenza pacifica, le valutazioni sulla comparazione dei segni non erano assistite da giudicato.

Nel merito, tuttavia, il Tribunale rileva che le argomentazioni della ricorrente sono sostanzialmente identiche a quelle già respinte nella precedente sentenza e, per le stesse ragioni, conferma che i segni sono visivamente e foneticamente molto simili e non sono concettualmente simili. Ne consegue il rigetto della censura relativa alla comparazione dei segni.

Coesistenza pacifica: criteri e onere della prova

Il punto centrale della decisione riguarda la coesistenza pacifica. Il Tribunale ricorda che la coesistenza di due marchi sul mercato può contribuire a ridurre il rischio di confusione solo se il titolare del marchio contestato dimostra, con un insieme coerente di elementi, che tale coesistenza si è svolta in assenza di confusione per il pubblico rilevante. Sono particolarmente rilevanti:

• la prova che il pubblico abbia effettivamente riconosciuto entrambi i marchi;
• la durata sufficientemente lunga della coesistenza;
• l’uso effettivo del segno nel territorio rilevante.

Valutazione delle prove prodotte da EFFAS

Il Tribunale esamina e respinge, una per una, le prove invocate da EFFAS:

• i documenti delle autorità finanziarie di Malta e del Regno Unito non sono pertinenti, perché riguardano territori diversi da Germania e Spagna;
• il richiamo al sito ifsmalta.org non dimostra la presenza del marchio nei mercati rilevanti, né indica in quali Paesi europei esso sarebbe stato effettivamente usato;
• una ricerca internet con molti risultati non prova né l’uso effettivo né la conoscenza del marchio da parte del pubblico tedesco e spagnolo;
• la registrazione di altri marchi contenenti l’elemento CEFA, ma con ulteriori elementi distintivi, non dimostra la coesistenza del segno in questione con CFA;
• la registrazione del marchio in Germania o in un sistema internazionale designante la Spagna non equivale a prova di uso effettivo sul mercato;
• la distinta questione del carattere distintivo acquisito attraverso l’uso non coincide con quella della coesistenza pacifica;
• l’elevato livello di attenzione del pubblico non sostituisce la prova dell’uso effettivo e della percezione non confusoria;
• l’assenza di casi concreti di confusione non è sufficiente, perché l’onere di provare la coesistenza pacifica incombe sulla parte che la invoca.

Conclusione sul rischio di confusione

Poiché EFFAS non ha dimostrato che la coesistenza fosse reale, durevole e fondata sull’assenza di confusione del pubblico rilevante nei territori pertinenti, il Tribunale conferma la valutazione del Board of Appeal: il rischio di confusione non può essere escluso, almeno in Germania e in Spagna. La decisione impugnata è quindi conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. EFFAS è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di CFA Institute; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese incondizionatamente ma solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

La coesistenza pacifica tra marchi può incidere sulla valutazione del rischio di confusione soltanto se è provata in modo convincente, nel territorio pertinente e sulla base di un uso effettivo dei segni tale da dimostrare l’assenza di confusione nel pubblico rilevante; in difetto, il rifiuto di registrazione resta giustificato.