Tribunale, Sentenza T-718/16

Marchio dell’Unione europea SPINNING: decadenza per divenuta denominazione abituale

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza parziale di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il Tribunale esamina, in particolare, i criteri applicabili quando si contesta che un segno sia divenuto la denominazione abituale di un prodotto o servizio per i quali è registrato.

Fatti e procedimento amministrativo

Mad Dogg Athletics, Inc. aveva registrato nel 2000 il marchio denominativo SPINNING per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41. Nel 2012 Aerospinning Master Franchising s.r.o. ha chiesto la decadenza parziale del marchio per i prodotti della classe 28 e per i servizi della classe 41, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento aveva dichiarato la decadenza totale. In sede di ricorso, la commissione di ricorso ha annullato quella decisione solo nella parte relativa ai prodotti della classe 9, non oggetto della domanda di decadenza, ma ha confermato la decadenza per la classe 28 e la classe 41. Ha ritenuto, in sintesi, che:

• la causa di decadenza dovesse essere valutata alla data di deposito della domanda;
• il pubblico di riferimento fosse quello ceco;
• il termine "spinning" fosse divenuto in Repubblica ceca la denominazione abituale di un tipo di allenamento e dell’attrezzatura corrispondente;
• l’inerzia della titolare nel tutelare il marchio in Repubblica ceca avesse favorito tale genericizzazione.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta; violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. Il Tribunale esamina solo il primo motivo, e in particolare il terzo addebito, reputando assorbiti gli altri.

I profili contestati riguardavano:

• la data pertinente per la valutazione della decadenza;
• il territorio da prendere in considerazione;
• il pubblico di riferimento;
• la valutazione delle prove.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla decadenza per divenuta denominazione abituale;
• l’articolo 55, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che fissa gli effetti della decadenza dalla data della domanda, salvo data anteriore richiesta da una parte;
• l’articolo 51, paragrafo 2, sul carattere parziale della decadenza per prodotti o servizi;
• l’articolo 76, paragrafo 2, relativo alla possibilità di considerare prove tardive complementari;
• l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio dell’Unione europea.

Sono inoltre menzionati, per analogia o confronto, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, nonché la direttiva 89/104/CEE e la direttiva 2008/95/CE.

Data pertinente per la decadenza

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la causa di decadenza dovrebbe persistere fino alla data della decisione. Dalla combinazione degli articoli 51 e 55 del regolamento n. 207/2009 risulta che la decadenza deve fondarsi su una causa esistente, al più tardi, alla data di deposito della domanda di decadenza.

Ne consegue che elementi successivi possono essere presi in considerazione solo se servono a confermare o valutare meglio circostanze anteriori o coeve alla domanda, non per dimostrare che la causa di decadenza sia venuta meno dopo tale data.

Territorio di riferimento e carattere unitario del marchio UE

Il Tribunale conferma che, per un marchio dell’Unione europea, non è necessario provare la genericizzazione in tutto il territorio dell’Unione. In virtù del carattere unitario del marchio, basta che la trasformazione in denominazione abituale sia accertata anche in una parte limitata del territorio, eventualmente in un solo Stato membro, affinché la decadenza operi per l’intera Unione.

La soluzione è giustificata da tre considerazioni principali:

• il regolamento n. 207/2009 attribuisce al marchio UE effetti unitari;
• il legislatore non ha previsto una modulazione territoriale della decadenza, a differenza di quella materiale;
• la regola tutela l’interesse generale a lasciare disponibili i segni divenuti generici e evita decisioni contraddittorie tra EUIPO e giudici nazionali.

Pubblico di riferimento: ruolo dei professionisti

Il Tribunale accoglie il terzo addebito del primo motivo. Ricorda che la valutazione della divenuta denominazione abituale deve essere effettuata tenendo conto, a seconda delle caratteristiche del mercato, non solo dei consumatori o utilizzatori finali, ma anche dei professionisti, come venditori o acquirenti professionali.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva evidenziato che le biciclette da camera erano vendute in larga misura a operatori professionali di centri fitness, palestre e centri di riabilitazione; durante l’udienza era emerso che tali vendite avvenivano nel 95% dei casi a clienti professionali. Il Tribunale constata quindi che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso i clienti professionali dal pubblico di riferimento per l’"attrezzatura per esercizi fisici".

Poiché questi operatori svolgono un ruolo centrale nel mercato di tale attrezzatura e influenzano anche la scelta dei servizi di allenamento da parte degli utenti finali, la loro percezione del segno non poteva essere trascurata. Tale errore di definizione del pubblico di riferimento vizia l’intera decisione impugnata.

Esito e dispositivo

Il Tribunale non esamina gli altri motivi di ricorso, ritenendo sufficiente l’accoglimento del terzo addebito del primo motivo. Annulla quindi la decisione impugnata nei limiti in cui riguarda i prodotti della classe 28 e i servizi della classe 41.

Restano invece fermi gli effetti della decisione per i prodotti della classe 9, poiché la ricorrente aveva limitato il ricorso alle classi 28 e 41.

Spese

L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese della ricorrente oltre alle proprie. L’interveniente sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

• la decadenza per divenuta denominazione abituale si valuta alla data di deposito della domanda di decadenza;
• per un marchio UE basta la genericizzazione in una parte limitata del territorio dell’Unione, anche in un solo Stato membro;
• il pubblico di riferimento va individuato in funzione del mercato concreto e può comprendere i professionisti quando questi incidano in modo determinante sulla commercializzazione o sull’uso del bene o servizio;
• l’omessa considerazione di una componente rilevante del pubblico di riferimento costituisce errore di valutazione idoneo a determinare l’annullamento della decisione amministrativa.