Tribunale, Sentenza T-397/20

Revoca del marchio UE JUVEDERM per mancato uso: qualificazione dei "dermal implants" e classificazione di Nizza

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Allergan Holdings France SAS avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio UE per mancato uso genuino. Oggetto della controversia è, in particolare, la registrazione della denominazione JUVEDERM per i "dermal implants" in classe 10.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno verbale JUVEDERM era stato registrato nel 2002 per vari prodotti della classe 10, tra cui "medical and surgical apparatus and instruments", "dermal implants", "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles", "artificial skin for surgical purposes" e "prostheses". Nel 2016 Dermavita aveva chiesto la revoca per mancato uso quinquennale ai sensi dell’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 207/2009.

La divisione nullità/revoca aveva accolto la domanda e revocato il marchio per i prodotti della classe 10, ritenendo provato l’uso solo per prodotti della classe 5. In appello, l’EUIPO aveva confermato la revoca per, tra l’altro, i "dermal implants", ma aveva accolto l’impugnazione per le "biocompatible substances for medical purposes for reducing wrinkles".

Eccezione di irricevibilità

L’interveniente aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo che il mandato ai difensori della ricorrente fosse stato sottoscritto da una persona non risultante come legale rappresentante nella visura allegata. Il Tribunale respinge l’eccezione: in base all’articolo 51(3) del regolamento di procedura, per le persone giuridiche di diritto privato è sufficiente il deposito del mandato, senza necessità di dimostrare in quella fase che esso sia stato rilasciato da un soggetto specificamente autorizzato.

Il Tribunale aggiunge che la mancanza di traduzione in inglese di alcuni documenti francesi non comportava, nel caso concreto, un’irregolarità tale da incidere sulla procedibilità, anche perché la controparte aveva potuto comunque formulare le proprie osservazioni.

Quadro normativo rilevante

Sul piano sostanziale, la controversia è stata esaminata alla luce del regolamento n. 207/2009 e del regolamento di esecuzione n. 2868/95, applicabili ratione temporis, oltre che delle successive fonti sostitutive richiamate solo per continuità sistematica.

La Corte richiama inoltre le regole della classificazione di Nizza, in particolare le caratteristiche delle classi 5 e 10 nell’edizione vigente nel 2001-2002:

• classe 5: preparazioni farmaceutiche e altri preparati per uso medico;
• classe 10: apparecchi, strumenti e articoli medici, chirurgici e dispositivi analoghi, inclusi gli "surgical implants".

Questioni esaminate nel merito

La ricorrente sosteneva che l’uso del marchio su filler dermici iniettabili dovesse valere anche per i "dermal implants", perché tali prodotti sarebbero percepiti dal pubblico come una specie di impianto dermico e perché, al momento del deposito, la classificazione di Nizza non distingueva ancora in modo così preciso tra gli impianti di classe 5 e quelli di classe 10.

Il Tribunale respinge tale impostazione per due ordini di ragioni.

Interpretazione della designazione alla luce della classe scelta

Poiché i prodotti descritti come "dermal implants" potevano, in astratto, ricadere in classi diverse in funzione delle loro caratteristiche, il Tribunale afferma che la scelta della classe 10 operata dal richiedente al momento del deposito incide sull’interpretazione della designazione. Le intestazioni delle classi 5 e 10 già nella settima edizione della classificazione di Nizza distinguevano in modo sufficientemente chiaro i preparati farmaceutici dagli apparecchi e articoli medici.

Ne deriva che l’espressione "dermal implants" registrata in classe 10 deve essere intesa nel senso di impianti chirurgici/artificiali, non come mera etichetta generalizzata per filler dermici iniettabili.

Mancata coincidenza tra i filler iniettabili e gli impianti di classe 10

Sul piano fattuale, il Tribunale osserva che i prodotti effettivamente utilizzati erano filler dermici iniettabili a base di acido ialuronico, destinati a riempire le rughe e ridare volume al viso. Tale funzione è tipica di prodotti farmaceutici in senso lato, quindi della classe 5, e non di impianti o dispositivi chirurgici di classe 10.

Inoltre, il fatto che il prodotto sia iniettato non equivale a intervento chirurgico, né risulta che possa essere somministrato solo da chirurghi. Anche l’argomento secondo cui il prodotto sarebbe artificiale non basta a ricondurlo alla classe 10, perché l’aggettivo "dermal" si limita a indicare che il prodotto è inserito nella o sotto la pelle.

Irrilevanza della giurisprudenza o di decisioni nazionali richiamate dalla ricorrente

Il Tribunale respinge anche il richiamo della ricorrente a una decisione di un giudice francese in un contenzioso per contraffazione. Il sistema del marchio UE è autonomo e la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione e dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell’Unione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• respinge l’eccezione di irricevibilità;
• respinge il ricorso;
• condanna Allergan Holdings France SAS a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’EUIPO e due terzi di quelle di Dermavita relative al giudizio dinanzi al Tribunale;
• pone a carico di Dermavita un terzo delle proprie spese.

Per le spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, il Tribunale ricorda che restano disciplinate dalla decisione impugnata; inoltre, le spese della divisione nullità non sono recuperabili come spese di causa dinanzi al Tribunale.