Tribunale, Sentenza T-73/23

Marchio UE: prova dell’uso genuino di un marchio anteriore per servizi di management di case di riposo

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione tra il marchio richiesto "TERTIANUM" e un marchio anteriore "Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER". Il punto centrale è se l’uso del segno nella gestione delle proprie case di riposo possa valere come uso genuino per i servizi registrati in classe 35.

Fatti e procedimento amministrativo

DPF AG aveva chiesto la registrazione internazionale designante l’Unione europea di un marchio figurativo per servizi delle classi 35, 36, 41, 43 e 44. Tertianum AG si era opposta sulla base del proprio marchio anteriore internazionale, registrato per servizi di classe 35 e 42. Su richiesta dell’interveniente, EUIPO aveva chiesto la prova dell’uso genuino del marchio anteriore. La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo insufficiente la prova, e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

• la commissione di ricorso avesse interpretato in modo errato le specificazioni del marchio anteriore, basandosi solo sulla versione inglese;
• la nozione di "business and commercial management of establishments" dovesse essere letta in senso ampio, comprensivo anche dell’operatività delle proprie case di riposo;
• la classificazione di Nizza avesse valore solo amministrativo e non potesse restringere il significato delle specificazioni;
• dovesse essere considerata l’intenzione del titolare al momento del deposito, nonché il fatto che il segno fosse stato realmente utilizzato nella gestione delle strutture.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata l’11 agosto 2016, il merito è disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009. In particolare, rilevano l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, sul requisito dell’uso genuino del marchio anteriore in opposizione, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione. Quanto alla prova dell’uso, è richiamato anche l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Ragionamento della Corte sull’interpretazione delle specificazioni

Il Tribunale osserva anzitutto che la commissione di ricorso non si è limitata alla sola versione inglese, ma ha considerato le diverse versioni linguistiche e ha ritenuto che il termine tedesco "Betriebsführung" corrispondesse a "management" e a "gestion", non a "operation". Il significato ordinario dell’espressione "business and commercial management of establishments" rimanda a servizi di coordinamento e direzione prestati a imprese, non all’esercizio diretto di un’attività propria.

Il Tribunale valorizza anche il contesto della quinta/sesta edizione della classificazione di Nizza applicabile ratione temporis: la classe 35 comprende servizi volti ad aiutare un’impresa nella conduzione del proprio affare, mentre la classe 42 copre altre prestazioni professionali. La classificazione, pur avendo natura amministrativa, è utile per determinare la portata delle indicazioni registrate e conferma che i servizi di management in classe 35 sono servizi resi a terzi, non l’attività interna del titolare.

Esclusione dell’argomento basato sull’intenzione del titolare

Il Tribunale respinge l’idea che l’intenzione del depositante possa correggere il significato oggettivo della specificazione. La tutela del marchio e la verifica dell’uso genuino dipendono dalla descrizione registrata, letta in modo obiettivo, non dalla percezione soggettiva del titolare. Anche se il testo potesse prestarsi a più letture, nel caso concreto non vi è alcun rischio di risultato assurdo che giustifichi di privilegiare l’intenzione originaria. Inoltre, il fatto che il titolare avesse in passato depositato altri marchi relativi a servizi resi da case di riposo ai propri clienti depone contro la tesi dell’equivoco invocato.

Nozione di uso genuino e conseguenze

Il Tribunale ribadisce i principi consolidati: l’uso genuino richiede un uso pubblico e rivolto all’esterno, idoneo a creare o mantenere sbocchi commerciali, e non un uso meramente interno o simbolico. L’esercizio delle proprie case di riposo a favore dei residenti è qualificato come uso interno, non come servizio di management prestato a un altro operatore economico. Poiché la prova prodotta non riguardava i servizi per i quali il marchio anteriore era registrato, ma servizi diversi, la commissione di ricorso ha correttamente concluso per l’assenza di prova dell’uso genuino.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente e condanna Tertianum AG alle spese. La pronuncia conferma che, nei procedimenti di opposizione, la prova dell’uso deve essere strettamente ancorata alla registrazione e non può essere estesa, per via interpretativa o in base alla prassi commerciale del titolare, ad attività non ricomprese nella specificazione del marchio anteriore.