Tribunale, Sentenza T-166/23

Nullità del marchio UE DECOPAC per asserita mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a verificare se il segno denominativo DECOPAC sia stato depositato in mala fede ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

Fatti e iter amministrativo

Il marchio DECOPAC era stato depositato il 1° aprile 1996 dal predecessore in diritto di DecoPac, Inc. per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 35 della classificazione di Nizza. Dopo una precedente revoca per difetto di uso genuino limitatamente ad alcune classi, Dekoback GmbH ha presentato nel 2021 una domanda di dichiarazione di nullità, respinta dalla divisione competente dell’EUIPO e poi dalla commissione di ricorso.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata nel 1996, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94; per gli aspetti procedurali, invece, si applica il regolamento n. 2017/1001. La domanda di nullità è stata quindi esaminata alla luce dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

La nozione di mala fede

Il Tribunale richiama la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la mala fede presuppone un’intenzione disonesta, che deve essere valutata globalmente sulla base di tutte le circostanze rilevanti. La domanda può essere accolta solo se emergono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino l’intenzione di danneggiare terzi in modo contrario alle corrette pratiche commerciali o di ottenere un diritto esclusivo per fini diversi da quelli propri della funzione distintiva del marchio.

Inoltre:

• il richiedente non è tenuto a sapere con precisione, al momento del deposito, l’uso futuro del marchio;
• la mera assenza di attività economica corrispondente ai prodotti o servizi indicati non basta a provare la mala fede;
• incombe al richiedente la prova della mala fede, operando una presunzione di buona fede fino a prova contraria.

Classificazione errata e funzione della classificazione di Nizza

Una parte centrale della controversia riguardava l’inserimento di “inedible decorations for cakes and pastries” nella classe 30. Il Tribunale osserva che, ai sensi della disciplina applicabile all’epoca, la classificazione di Nizza ha funzione esclusivamente amministrativa: serve a facilitare la presentazione e il trattamento delle domande di marchio, non a delimitare in sé la portata della tutela.

Da ciò discende che:

• l’erronea classificazione di un prodotto non dimostra di per sé la mala fede;
• nel caso concreto, l’errore non ha conferito un vantaggio competitivo al titolare;
• la mancanza di uniformità delle prassi degli uffici nazionali, e persino dell’ufficio statunitense, rendeva non irragionevole la scelta effettuata al deposito.

Mancanza di intenzione d’uso e successiva revoca per non uso

Quanto alle classi 29 e 35, la ricorrente sosteneva che il marchio fosse stato depositato senza intenzione di utilizzarlo e al solo scopo di impedire a terzi l’ingresso sul mercato. Il Tribunale respinge l’assunto come speculativo e non provato. Evidenzia che la registrazione può riguardare anche beni e servizi che il titolare intende commercializzare in futuro e che, nel caso di specie, esistevano attività già avviate sotto il medesimo segno negli Stati Uniti e collegamenti con i prodotti della classe 29.

La successiva revoca per mancanza di uso genuino non consente, da sola, di inferire la mala fede originaria. Per ridurre la protezione in assenza di uso, il rimedio appropriato è appunto il procedimento di revoca, non quello di nullità per mala fede.

Esito del giudizio

Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che il deposito del marchio DECOPAC fosse stato compiuto con intenzione disonesta. Ne deriva il rigetto del motivo unico di ricorso e, quindi, del ricorso nel suo complesso. Le spese sono poste a carico di Dekoback GmbH.