Tribunale, Sentenza T-58/23

Revoca parziale del marchio UE BIG MAC per mancata prova dell’uso genuino di alcuni beni e servizi

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in una procedura di revoca del marchio UE denominativo BIG MAC. Il contenzioso verte sulla portata della prova dell’uso genuino del segno per taluni prodotti alimentari e servizi di ristorazione/franchising.

Fatti e procedimento amministrativo

Supermac’s (Holdings) Ltd aveva chiesto la revoca del marchio BIG MAC registrato, tra l’altro, per prodotti delle classi 29 e 30 e per servizi della classe 42. La Cancellation Division aveva accolto la domanda e revocato il marchio per tutti i beni e servizi contestati, ritenendo insufficiente la prova dell’uso.

La commissione di ricorso ha poi riformato parzialmente tale decisione, mantenendo il marchio per:

• "foods prepared from meat and poultry products" in classe 29;
• "edible sandwiches", "meat sandwiches" e "chicken sandwiches" in classe 30;
• i servizi della classe 42 relativi all’operatività di ristoranti e alla preparazione di carry-out foods.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001;
• l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
• l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
• le norme sulla prova dell’uso contenute nella regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, oggi articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625.

Ricevibilità e oggetto del ricorso

L’interveniente aveva eccepito l’inammissibilità della censura relativa ai "chicken sandwiches", sostenendo che la rinuncia del ricorrente riguardasse anche tali prodotti. Il Tribunale respinge l’eccezione, chiarendo che la rinuncia riguardava soltanto i "meat sandwiches" in classe 30 e non si estendeva ai "chicken sandwiches".

Uso genuino: criteri applicati dal Tribunale

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che l’uso genuino richiede:

• uso conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi;
• uso reale sul mercato e non simbolico;
• prova mediante elementi solidi e oggettivi, non tramite semplici probabilità o presunzioni;
• valutazione di luogo, tempo, entità e natura dell’uso.

Il Tribunale ricorda anche che la nozione di "parte dei beni o servizi" va letta alla luce della possibile esistenza di subcategorie autonome; quando la categoria è omogenea, la prova dell’uso per un bene può coprire l’intera categoria, ma non oltre.

Classi 29 e 30: "chicken sandwiches"

Il punto centrale della controversia è la sufficienza della documentazione per dimostrare l’uso del marchio in relazione ai "chicken sandwiches".

La documentazione prodotta consisteva essenzialmente in:

• poster pubblicitari e menu boards;
• screenshot di uno spot televisivo;
• screenshot della pagina Facebook di McDonald’s France;
• un report Google Analytics;
• una dichiarazione giurata di un dipendente.

Il Tribunale rileva che tali elementi mostravano l’esistenza di una campagna pubblicitaria in Francia, ma non consentivano di verificare in modo affidabile:

• il volume delle vendite;
• la frequenza e regolarità dell’uso;
• la quantità di prodotti immessi sul mercato.

Inoltre:

• i poster apparivano come bozze e recavano indicazioni manoscritte non affidabili sulla data;
• gli screenshot Facebook riguardavano sostanzialmente solo il 2016;
• i dati Google Analytics non erano suddivisi per anno e non provavano una frequenza costante;
• la dichiarazione del dipendente conteneva dati grezzi non specificamente riferiti ai "chicken sandwiches".

Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione nella parte in cui aveva ritenuto provato l’uso genuino per i "chicken sandwiches" in classi 29 e 30.

Classe 29: "foods prepared from poultry products" e "foods prepared from meat products"

La commissione di ricorso aveva ritenuto che l’uso per i "chicken sandwiches" giustificasse il mantenimento anche per la categoria più ampia dei "foods prepared from poultry products". Poiché il Tribunale ha escluso la prova dell’uso per i "chicken sandwiches", cade anche il presupposto di tale estensione: la decisione viene quindi annullata per i "foods prepared from poultry products".

Diversa è la soluzione per i "foods prepared from meat products". Il Tribunale conferma che i "meat sandwiches" rientrano in una categoria omogenea più ampia, senza che sia necessario individuare una subcategoria autonoma di "sandwiches". In particolare, osserva che:

• la funzione o destinazione d’uso è il criterio decisivo per definire una subcategoria;
• sia i "meat sandwiches" sia gli altri prodotti preparati da carne hanno la medesima finalità alimentare;
• la natura materiale del prodotto o la classificazione Nice non sono, da sole, determinanti.

Pertanto, l’uso provato per i "meat sandwiches" basta a conservare il marchio per i "foods prepared from meat products".

Classe 30: "edible sandwiches"

Per gli "edible sandwiches" il Tribunale conferma la stessa logica: poiché "meat sandwiches" e "chicken sandwiches" sono sandwich commestibili, l’uso provato per i primi copre la categoria più ampia degli "edible sandwiches". La censura del ricorrente viene quindi respinta sul punto.

Classe 42: interpretazione dei servizi e insufficienza della prova

La parte più significativa della sentenza riguarda i servizi della classe 42. Il Tribunale ritiene errata l’interpretazione della commissione di ricorso, che aveva assimilato i servizi indicati nel registro ai servizi di ristorazione al pubblico.

Secondo il Tribunale, il testo registrato indica piuttosto servizi:

• resi o connessi alla gestione di ristoranti e di altre strutture;
• relativi alla preparazione di cibo da asporto;
• di progettazione e consulenza nella costruzione di ristoranti.

L’interpretazione corretta non consente di leggere tali servizi come mera ristorazione verso i consumatori finali. Inoltre, la prova prodotta dal titolare non conteneva alcun elemento concreto sull’effettiva prestazione di quei servizi: tutti i documenti riguardavano il marchio in connessione con il prodotto "meat sandwich" e non con specifici servizi.

Il Tribunale afferma in modo netto che:

• l’uso del marchio su prodotti non prova, di per sé, l’uso del marchio per servizi specifici;
• la notorietà del marchio MCDONALD’S non può sostituire la prova dell’uso genuino del marchio BIG MAC per i servizi contestati;
• non sono ammesse presunzioni o ragionamenti probabilistici al posto di una prova diretta e oggettiva.

La decisione viene quindi annullata per i servizi della classe 42.

Potere di riforma della decisione

Il Tribunale esercita anche il potere di alterazione della decisione, riformando la pronuncia EUIPO nella parte in cui avrebbe dovuto essere respinta l’impugnazione del titolare del marchio davanti alla commissione di ricorso, con riferimento ai beni e servizi per i quali la prova dell’uso era insufficiente.

Dispositivo e spese

La sentenza:

• annulla e riforma parzialmente la decisione della commissione di ricorso EUIPO;
• mantiene la revoca per i "chicken sandwiches" in classi 29 e 30, per i "foods prepared from poultry products" in classe 29 e per i servizi della classe 42 indicati nella decisione;
• respinge il ricorso per il resto;
• dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, essendo tutte soccombenti solo parzialmente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di revoca per non uso, la prova deve essere concreta e riferita al mercato effettivo. L’uso di un segno per un prodotto può estendersi a una categoria omogenea più ampia, ma solo se tale categoria non è divisibile in subcategorie autonome; viceversa, l’uso su un bene non si trasferisce automaticamente a servizi diversi, anche se collegati commercialmente al marchio o alla notorietà del titolare.